[본 판례의 참고점]

특허법 제42조 제4항 제2호의 청구범위 기재불비의 판단기준

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

1. 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조).

또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

2. 출원발명에 관한 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 적이 없는 사항은 거절결정에 대한 불복심판과 그 취소소송에서 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 참조).

[코멘트]

특허법원 판결을 파기한 사건입니다.

특허법 제42조 제4항 제2호의 청구범위 기재불비에 관한 설시입니다.

종전 논리와 다를 바 없으며, 위 판결요지 밑줄 친 부분만 참고하시면 됩니다.

특허법원이 종전과 다소 다른 태도를 취했으나, 대법원이 이를 파기하여, 결국 실무상 종전과 바뀐 바가 없습니다.

아래는 대법원에서 정리한 이 사건의 요지를 발췌합니다.

유럽과 달리 우리나라는 "1, 2, 3 또는 4, 바람직하게는 3 또는 4" 와 같은 하나의 청구항 내에서 구성을 이중한정하는 것을 허용하고 있지 않습니다. 

이 경우는 "1, 2, 3 또는 4" 청구항과 "3 또는 4" 청구항으로 청구항을 나누어야 합니다.

"이 사건 제12항 발명의 기재 중 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’ 부분은 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있는데, 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명에는 이 사건 기재와 동일한 내용만이 적혀 있을 뿐이어서 이러한 발명의 설명을 참작한다고 하더라도 ‘X’가 어느 것을 의미하는지가 여전히 명확하지 않으므로, 이 사건 기재를 포함하고 있는 이 사건 제12항 발명은 발명이 명확하게 적혀 있다고 보기 어렵다고 판단한 사안"

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