안녕하세요.^^
공지기술제외항변이라는 것이 권리범위확인심판과 침해소송을 다르게 표현했는데,
이러시면 위 공지기술제외항변이라는 것이 제가 아는 그 내용이 맞는지도 의문입니다.
질문주신 프린트는 이해할 수 없습니다.
제 판례노트52번을 다시 검토해보시면 도움될 것입니다.^^

1. 특허발명에 무효사유가 있으면 확인대상발명 또는 실시발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 봅니다.
실무에서 심리된 무효사유의 대표적인 예로는 신규성(제29조제1항각호), 진보성(제29조제2항), 선원(제36조제1항), 확대된 선원(제29조제3항), 발명의 설명 기재불비(제42조제3항제1호), 청구범위 기재불비(제42조제4항제2호)가 있습니다.
제42조제4항제1호도 비슷한 취지가 있는데, 이 경우는 특허발명의 권리범위를 제한해석합니다.

다만 법원이 권리범위확인심판과 침해소송을 나누어, 권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유의 심리가 불가하다는 이해할 수 없는 판결을 천명합니다.

결론은 위와 같이 정리하면 됩니다.
특허발명에 발명의 설명 기재불비, 청구범위 기재불비, 신규성 위반 등의 무효사유가 있는지는 권리범위확인심판과 침해소송 모두에서 지금도 심리하고 있습니다.
다만 침해소송과 달리 권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유만은 심리 못하게 제한하고 있습니다.

2. 권리범위확인심판에서만 특허발명의 진보성 무효사유의 심리를 제한한 이유를 설명합니다.
이는 실무적인 배경입니다.
실무에서는 특허무효심판을 원하지 않습니다.
특허무효심판을 청구한 자가 고액의 변리사 비용을 부담하여,
특허를 무효로 했을 때,
그 결과는 특허무효심판 청구인만 누리는 것이 아니라,
모두가 누리기 때문입니다.
즉 특허가 무효로 되면 누구나 그 특허의 모방이 가능하게 됩니다.
이것을 원하지 않아,
실무에서는 권리범위확인심판을 선호합니다.
권리범위확인심판은 특허를 무효로 하는 것이 아니라,
자신의 확인대상발명만 특허발명의 권리범위에 속하는지를 묻는 것이라,
고액의 변리사 비용을 부담한 심판청구인만
이익을 얻을 가능성이 어느 정도 있기 때문입니다.
이에 실무에서는 특허발명과 비슷하거나 같은 확인대상발명을 실시하더라도
특허무효심판을 청구하지 않고,
권리범위확인심판을 청구하기 시작했습니다.


3. 처음에 특허발명과 같은 확인대상발명이라도
권리범위확인심판을 청구한 이유는 다음과 같습니다.
독일에서 시작된 이론인데,
확인대상발명이 특허발명과 같던 다르던
확인대상발명이 공지기술이거나, 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 기술이면,
이는 배타권이 인정될 수 없는 기술인바,
특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보았습니다.
이를 자유실시기술항변이라 합니다.
즉 확인대상발명이 신규성이 없거나, 진보성이 없으면,
확인대상발명은 자유실시기술이며,
이는 특허발명이 뭐건
특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 봅니다.
그래서 특허발명도 A 이고, 확인대상발명도 A 라 하더라도,
확인대상발명에 대해 권리범위확인심판 청구가 실익이 있었던 것입니다.
확인대상발명이 신규성이 없으면 특허발명을 무효로 시키지 않더라도,
특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 얻을 수 있기 때문입니다.


위 자유실시기술항변이 확장되어,
나중에는 특허발명이 신규성이 없거나, 진보성이 없으면,
확인대상발명이 뭐건,
확인대상발명은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 보았습니다.
이것이 특허발명이 신규성, 진보성 무효사유가 있는
무효취지의 항변입니다.
특허법원은 위 무효취지의 항변의 뿌리를
권리남용에서 찾았습니다.
이에 무효취지의 항변을 권리남용항변이라고도 명명합니다(특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961 판결, 권리범위확인심판 사건).


위 무효취지의 항변은 자유실시기술에서 확장되어, 신규성, 진보성에서 시작했으며,
선원, 확선, 발명의 기재불비, 청구범위 기재불비까지 확장되었습니다.


[엄밀히 말하면 기재불비 쪽은 또 다른 방향에서 태동하기는 했는데,
유사하게 이해해도 논리적으로 그릇됨은 없습니다.
다만 제42조제4항제1호의 무효사유가 있는 경우는 권리범위를 제한해석한다는 점만 구분하시기 바랍니다.]

4. 다시 돌아와, 위와 같은 견지에서,
실무에서는 특허발명과 확인대상발명이 같거나 균등범위에 있다 하더라도,
특허무효심판을 청구하지 않고,
권리범위확인심판을 청구하면서,
특허발명에 무효사유가 있음을 주장하기 시작했습니다.


그러자 특허권자의 대리인측은 당장의 권리범위확인심판의 승리를 위해,
특허발명의 무효사유는 엄연히 특허무효심판 업무인바,
권리범위확인심판에서 심리해서는 안 된다는 방어를 했습니다.


그 방어가 성공한 것이,
권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유를 심리할 수 없다고 한
전원합의체 판결입니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결).
종래에는 권리범위확인심판에서도 특허발명의 진보성 무효사유를 심리해왔습니다만,
특허권자 대리인이 지속적으로 당장의 권리범위확인심판의 승리를 위해
권리범위확인심판과 무효심판은 별개의 절차이므로
무효심판에서 심리하는 사안을
권리범위확인심판에서 심리하면 안 된다고 주장했고,
이것이 드디어 받아들여 진 것입니다.
다만 본 판결이 논리적이지 못한 것이,
본 판결은 진보성의 무효사유를 심리해서는 안 된다는 이유를
무효심판 영역이기 때문으로 언급합니다만,
여전히 권리범위확인심판에서 신규성 위반의 무효사유는 심리가 가능하다고 했습니다.
때문에 논리적으로 타당하지 못한 판결로 평가 받습니다.

참고로 특허권자의 대리인은
아직도 권리범위확인심판에서
예컨대 제42조제4항제2호 등의 무효사유를 주장하면
무효사유는 권리범위확인심판에서 심리하지 않는 것이 타당하다는 주장을 합니다.
즉 진보성 말고도 모든 무효사유를 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 주장을 정형적으로 합니다.
그러나 진보성 이외의 것은 실무에서 받아들여진 바 없습니다.

5. 권리범위확인심판만 침해소송과 달리 진보성 무효사유를 심리하지 못하게 제한한 또 다른 이유도 있습니다.
권리범위확인심판은 침해소송과 심리 내용이 유사합니다.
법원에는 침해소송과 유사한 심리를 하는 권리범위확인심판 제도를 탐탁치 않게 생각하는 분들이 있습니다.


당장 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결에서는 일본은 권리범위확인심판제도를 폐지했다고 운운하며, 권리범위확인심판의 역할을 직접적으로 축소하는 판단도 합니다.
이렇듯 법원은 권리범위확인심판의 기능을 축소하는 판결을 많이 하고 있습니다.
가급적 침해분쟁이 있으면 침해소송으로 해결할 것을 유도합니다.


진보성 무효사유의 심리 가부에 대해 권리범위확인심판과 침해소송을 구분한 것도 이러한 배경 중 하나로 읫미도 해볼 수 있는 사안입니다(이것은 전적으로 개인적인 추정입니다).

6. 정리합니다.
배경과 그 취지는 위와 같습니다.
이는 중급강의에서 설명한 바입니다.
이대로 정리하시기 바랍니다.
이것이 실무이며, 당사자계 심판소송은 학원가에서 실무를 하는 자가 제가 유일합니다.

권리범위확인심판에서 특허무효사유를 심리할 수 있습니다.
다만 진보성은 심리할 수 없습니다.

침해소송에서는 진보성을 포함해 모든 특허무효사유를 심리할 수 있습니다.

공지기술제외항변이라는 것은
무엇을 강사님께서 지칭하신 것인지 이해가 되지 않습니다.


참고로 과거에 공지기술제외라는 이론이 있었습니다.
이것은 무려 10여년 전의 견해입니다.^^

특히 질문주신 프린트는 모든 내용을 2012후4162 판결을 근거로 삼고 있는데,
2012후4162 에서는 프린트와 같은 내용을 언급하지 않습니다.^^
추측으로는 2012후4162 의 보충의견을 오해하신 것 같은데,
제가 중급강의에서 정리해드린 내용으로만 답안지 작성하시기 바랍니다.

판례노트 52번입니다.


#무효취지항변 #권리남용항변 #판례노트52번 #2012후4162

변리사님 답변에 감동했습니다ㅜㅜ
정말 상세히 적어주셨네요 너무 감사드립니다!
항변사유에 관한 도입 배경과 취지에 대해 이렇게 자세하게  알려주시다니.. 더는 권리범위확인심판과 침해소송의 심리범위 및 항변 관련해서 헷갈리지 않을 것 같아요:D 변리사님이 설명해주신 내용 토대로 특허법 공부 열심히해서 꼭 좋은 결과로나마 보답해드릴게요! 감사합니다^^

조현중님의 댓글

조현중 Date: 17-05-16 21:36

얼른 합격하시고 수기 남겨주세요.^^
홈페이지 추천도 부탁 드립니다...^^
힘내세요!