조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 제36조 질의
[키워드] 특허법제36조
[대상]
제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
[질의]
1. 보충자료 127p에 협의를 할 수 없는 경우 중에서 ②동일한 발명에 대한 2 이상의 출원 중 어느 하나의 출원이 심사오류로 먼저 특허 된 경우에 협의를 할 수 없으므로 두 출원 모두 거절결정이 되어야하는데 이미 특허된 어느 하나의 출원은 어떻게 처리되는지요? 만약 특허된 출원이 계속 특허상태를 유지한다면 다른 출원인에게는 어떻게 보상(?)해주나요?
2. 그리고 ③특허법 제36조제2항 후단의 규정에 해당하여 이를 이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우는 어떤 경우인지 잘 모르겠습니다.. 이미 협의가 되지않아 거절결정 된 발명을 다시 동일자에 2 이상이 출원한 경우인가요??
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
질문주신 부분은 지속적으로 논의가 많은 쟁점입니다.
정해진 것은 중급강의에서 배울 판례 2 개뿐입니다.
아래는 제 사견입니다.
1. 출원이 특허법 제36조 제2항 위반으로 거절결정확정된다면, 이미 특허된 것도 특허법 제36조 제2항의 무효사유를 지니게 되는바, 특허된 것도 무효심판에 의해 무효심결이 나올 수 있을 것으로 생각됩니다(사견).
2. 협의가 되지 않아 거절결정이 되거나, 그 거절결정에 대해 불복심판을 청구했으나 기각심결이 확정된 경우입니다. 다시 출원한 것이 아니라, 동일자로 출원한 것이 심사과정에서 거절결정확정된 경우입니다.^^
#제36조제2항 #협의 #동일자출원