조현중 특상디

[질의] [법령] 직권보정 소급소멸시 거절이유통지

 

[키워드]

직권보정

 

 

[대상]

단 직권보정이 있었으나 출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견서를 제출하여 특허결정이 취소되고 다시 심사가 재개된 경우, 거절이유를 발견하면 특허청은 그 거절이유가 직권보정 전에 이미 통지한 거절이유라 하더라도, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 않은 직권보정사항과 관계된 것이 아닌 한, 바로 거절결정하지 않고 거절이유를 다시 통지하겠다고 합니다(심사기준, 심사사무취급규정 제26조의2 4). 이는 특허결정이 취소되면서 다시 심사가 재개되었는데, 이 상황에서 거절이유도 통지하지 않고 곧 바로 거절결정하면 출원인에게 지나치게 그 결과가 가혹할 것이라 염려했기 때문이라 생각됩니다.

 

 

[질의]

안녕하세요 교재보다가 궁금한게 생겨서 법령에는 없는 내용이라 질문드립니다. 직권 재심사시 거절이유통지를 할때는 무조건 일반으로 통지를 하라고 하는데요 그럼 직권 보정 소멸시 이전 거절이유랑 똑같은 거절이유도 거절결정 하지 않고 이유를 통지할 수 있다고 하는데 이 거절이유통지는 일반인가요 최후인가요?

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조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.^^ 질문 내용을 수정했습니다.
가급적 위와 같이 "대상" 을 적시해주면 고맙겠습니다.
헨드폰으로 교재 해당 부분을 찍어서 올려주셔도 좋습니다.^^

조현중님의 댓글

조현중 Date:

직권보정이 처음부터 없었던 것으로 되어 특허결정이 취소된 경우는 법령에 특별한 예외가 없습니다.
이유는 다음과 같습니다.
1. 직권재심사는 심사관님께서 특허결정을 주셨으나, 심사관님께서 심사누락으로, 즉 환언하면 특허청의 잘못으로 특허결정을 취소한 경우입니다.
때문에 출원인에게 가혹한 피해가 덜 가게 하기 위해, 예외적으로 기 통지한 거절이유를 극복하지 못한 경우도 거절결정을 하지 않고 거절이유를 통지하며(특허법제63조제1항제2호), 거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유가 있는 경우도 최후가 아닌 일반(최초)로 거절이유를 통지한 것입니다(특허법제47조제1항제2호괄호).
이는 출원인에게 보정범위에 제한을 가하지 않겠다는 것입니다.
이로써 가혹한 처분을 다소 덜어주는 것입니다.

2. 그러나 직권보정이 처음부터 없었던 것으로 되어 특허결정이 취소된 경우는 사정이 다릅니다.
이것은 출원인 본인이 특허결정의 취소를 유발한 것과 마찬가지입니다.
출원인이 특허결정이 취소될 것임을 인지하면서도 직권보정에 대해 수용하지 않겠다는 의견서를 제출한 상황이기 때문입니다.
따라서 출원인에게 가혹한 처사가 없도록 예외를 운영할 명분이 적습니다.

3. 다만 심사기준은 교재와 같이 예외적으로 특정한 경우는 기 통지한 거절이유가 극복되지 아니한 사안이라 할지라도 거절결정을 하지 않고 거절이유를 통지해주겠다고 합니다.
이는 법령에 근거를 두고 있지는 않은 듯 하며, 특허청 재량에 따라 운용하겠다는 취지로 해석됩니다.
따라서 시험에는 출제될 수 없습니다.
참고용으로만 숙지하면 됩니다.

4. 그리고 위 교재의 문구는 일반(최초)으로 통지할 지 최후로 통지할 지와는 연관이 없습니다.
이 부분에 대해서는 별도의 예외 문구를 보지 못한 듯 합니다.
따라서 최후로도 통지할 수 있는 것이고, 일반으로도 통지할 수 있지 않을까 싶습니다.
제 사견입니다.^^


#직권재심사 #직권보정 #심사 #제66조의2 #제63조제1항제2호 #제47조제1항제2호괄호

조현중님의 댓글

조현중 Date:

각 게시판마다 홈페이지 추천 많이 부탁 드립니다...^^ 오늘도 힘내서 공부하세요.!

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