[본 판례의 참고점]

우선권주장 인정여부

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

1. 사실관계

​김철호는 2011. 11. 4. 우리나라 특허청에 출원번호 10-2011-114606호로 특허출원(이하 '이 사건 선출원' 이라 한다)을 한 후에, 위 특허출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 오수미에게 양도하고 그에 따라 2012. 9. 26. 그 출원인 명의가 '김철호' 에서 '오수미' 로 변경되었다. 

이잉진은 2012. 11. 2. 우리나라를 지정국으로 지정하여 중국 특허청에 특허협력조약에 따른 국제출원(이하 '이 사건 특허출원' 이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권주장을 하였다. 그 후 이잉진이 이 사건 특허출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 제닙 피티이 엘티디에게 양도함에 따라 2013. 6. 27. 출원인 명의가 이잉진에서 제닙으로 변경되었고, 2013. 12. 18. 원고가 제닙에게서 이 사건 특허출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 이를 원인으로 하여 출원인 명의가 원고로 변경되었다.

그 후 이 사건 특허출원은 우리나라의 국내단계로 진입하여 10-2014-7009787호의 출원번호가 부여되고 특허청 심사관에 의한 심사를 거쳐 2014. 10. 13. 특허권설정등록이 이루어졌다.

한편 이 사건 선출원은 2013. 6. 19. 오수미의 취하서 제출로 취하되었다.

2. 우선권주장의 인정여부

특허협력조약 제8조 (2)(b)에 따르면, 자국의 선출원에 기초하여 우선권주장을 수반하는 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것이 허용되고(이른바 PCT 자기지정 출원), 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는 것으로 규정되어 있다.

그런데 특허법 제55조 제1항 본문은, '특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원' 이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기조촐 그 특허출원한 발명에 관한 우선권을 주장할 수 있다' 라고 규정하고,

특허법 제199조 제1항은 '특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다' 라고 규정하고 있다.

즉 우리나라 특허법은 이른바 국내우선권 주장을 하기 위해서는 후출원인 자신이 선출원에 대하여 '특허를 받을 수 있는 권리' 를 보유할 것을 요구하고 있는바, 이는 곧 후출원인이 선출원인과 동일인기거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것으로 해석함이 타당하다. 이러한 해석이 법규정의 문언에 부합할 뿐만 아니라 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된 특허법 제55조 소정의 이른바 국내우선권주장 제도의 취지에도 부합하는 것이다.

그리고 특허법 제38조 제4항은 '특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다' 고 규정하고 있는데, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 취지의 규정으로 그 문언의 내용 및 같은 조 제1항이 특허출원 전의 승계의 경우에는 특허출원 여부를 대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 보더라도 이는 특정 승계의 효력발생요건으로 규정하였음이 명백하다고 할 것이다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 특허출원과 같이 대한민국을 지정국으로 한 PCT 자기지정 출원의 경우, 우선권 주장의 요건을 갖추었는지 여부는 지정국의 관청인 우리나라의 특허청이 심사하는 것으로서, 중국 특허청에 후출원이 출원된 시점을 기준으로 판단되어야 하는 것이며, 나아가 선출원에 대한 우선권 주장을 수반하는 후출원을 한 후출원인은 그 특허출원시에 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인이어야 하고, 후출원인이 선출원인의 특허출원 후 특정승계의 방법으로 그 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 경우에는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 봄이 타당하다.

그런데 이 사건에서 이잉진이 후출원으로서 이 사건 특허출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권 주장을 하였고, 원고는 이잉진으로부터 이 사건 특허출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하고 출원인명의를 변경하여 그 권리를 승계하였다.

그러나 이 사건 선출원에 관하여 이잉진 앞으로 출원인명의 변경신고가 이루어지지 아니하여 국내법상 이 사건 선출원에 관한 권리승계의 효력이 발생하지 아니하였으므로, 이 사건 선출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 '이잉진' 이 아니라 여전히 '오수미' 로 볼 수밖에 없다. 따라서 설령 이잉진이 후출원 전에 오수미로부터 이 사건 선출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음 후출원으로서 이 사건 특허출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권 주장을 하였더라도, 이잉진은 선출원에 기초한 우선권을 주장할 수 있는 사람이라고 할 수 없다.

따라서 이 사건 특허출원은 위와 같은 우선권이 인정되기 위한 주관적 요건을 갖추지 못하였으므로 그 우선권이 인정될 수 없다.

3. 특허무효심판 단계에 이르러서 우선권주장이 인정되지 않는다는 판단을 할 수 있는지 여부

4. 의견제출기회나 보정기회 없이 특허무효심판단계에서 우선권주장을 인정하지 않는 것이 가능한지 여부

5. 심사단계에서 인정된 우선권주장이 사후에 심판원에서 상반된 판단을 할 수 있는지 여부

[코멘트]

독특한 판례입니다.

PCT 출원이나, 국내우선권주장의 관계가 되었을 때의 취급에 관한 것입니다.

쟁점의 흐름이 좋으니, 2차 시험문제로 출제하기에 좋다고 생각됩니다. 

따라서 2차생들은 참고해 보시기 바랍니다.

그러나 1차생들은 이 판례를 보지 않는 것이 좋겠습니다.

법원은 PCT 출원의 대한민국 국내단계진입에 대해 특허법 제55조 제1항의 우선권주장의 주체적 요건의 위반을 이유로 우선권주장의 효력을 인정하지 않았습니다.

다만 이같은 결론이 타당한지는 여러 견해가 있을 수 있다고 생각합니다.

위 판례의 흐름을 보시면, 법원의 견해의 합당을 위해, 다양한 쟁점에서 예상 가능한 공격에 대해 상세히 반박했습니다.

흐름도 좋고, 논점도 좋고, 반박도 좋으니, 참고해 보시기 바랍니다.

다만 결론이 타당한지는 의문인데, 때문에 2차 시험문제로 출제하기에 더할나위 없이 좋을 듯 합니다.

수험생들의 다양한 사고를 확인해볼 수 있을 것이기 때문입니다.