[본 판례의 참고점]

명세서 기재불비 판단 잣대와 청구범위 전제부 기재의 공지추정관련

[주요 판시사항]

청구항의 전제부에 기재된 구성은 특별한 사정이 없어도 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있는지(소극)

범용성이 있는 일부 구성은 상세하게 설명하지 않더라도 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않는지(적극)

[주요 판결요지]

1. 명세서 기재불비 판단 잣대

가. 특허법 제42조 제3항 제1호 판단

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 

그런데 물건의 발명의 경우 발명의 실시란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 참조).

한편 특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다(대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결 참조).

나. 특허법 제42조 제4항 제1호 판단

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있으므로,

특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

2. 청구범위 전제부 기재의 공지추정관련

청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.

또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다.

따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).

[코멘트]

1, 2차용으로 모두 중여한 판례입니다.

1차생과 2차생 모두 숙지하시기 바랍니다.

1. 특허법 제42조 제3항 제1호 판단기준은 종래의 일반적인 논리입니다.

위 밑줄 친 부분인, 범용성 있는 부분은 상세하게 명시하지 않더라도 통상의 기술자가 발명 전체를 구현하는데 특별한 곤란성이 없으면, 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않는다는 점 정도만 파악하시기 바랍니다.

이는 쉽게 실시 가능한 대상이 그 발명이 속한 기술분야에서의 통상의 지식을 가진 자이기 때문에 나온 논리입니다. 즉 범용성 있는 부분은 발명의 설명에 상세하게 명시하지 않더라도 통상의 기술자가 충분히 작용효과를 이해해 재현할 수 있다고 본 것입니다.

2. 특허법 제42조 제4항 제1호 판단기준은 다소 논란이 있는 쟁점인데, 본 판례는 다음과 같이 사안을 해결함으로써 CTRL C + CTRL V 하면 문제되지 않는다고 보는 논리를 채택했습니다. 

"이 사건 제1항 특허발명의 제어부와 수위조절센서 구성에 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있으므로, 위 각 구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 것이므로,"

즉 청구범위에 기재된 문구 자체가 발명의 설명에 기재되어 있으면 특허법 제42조 제4항 제1호에 문제되지 않는다고 보는 방식입니다. 

특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준은 명확히 확립할 필요가 있는데, 사견으로는 아직도 판단자마다 2 가지 잣대로 판단하고 있다고 생각됩니다.

3. 청구범위 전제부 기재의 공지추정관련은 최근 전원합의체 판결이 나왔기 때문에 매우 중요한 쟁점입니다. 

Jepson's type 이라고 해서 "~ 에 있어서(전제부), ~ 을 특징으로 하는(특징부) XX" 식의 청구항 기재스타일이 있습니다.

이는 전제부를 통상 종래의 공지기술로 구성하여, 종래의 공지기술과의 차이점이 보다 부각되도록 발명의 특징부를 설명하는데 이점이 있는 스타일입니다. 이와 같이 특징부를 잘 부각하면 진보성을 심사 받는데 있어서 도움이 될 수 있습니다.

이에 Jepson's type 으로 청구항을 기재하면, 실무에서는 으레 전제부를 공지기술인 것으로 인지하는 분위기가 형성되었었습니다.

그러나 모든 출원인이 Jepson's type 으로 청구항을 기재할 때 전제부를 공지기술로 구성할 것이라는 확립된 법칙은 없는바, 모든 출원에 있어서 전제부를 공지기술인 것으로 취급하는 것은 타당하지 않다는 지적이 나옵니다. 이에 과거 법원은 아래의 문구를 천명합니다.

"청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분얄을 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다."

같은 맥락에서 아래의 문구도 태동합니다.

"명세서의 전제척인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고"

즉 출원인이 스스로 전제부에 기재한 것은 공지기술임을 자인한 경우는 심사의 편의를 위해 전제부가 공지된 것인지를 심사관이 명확히 입증하지 않고서도 이를 특허법 제29조 제1항 각호의 공지기술인 것으로 취급할 수 있다는 판례를 냅니다.

다만 아무리 출원인이 자인했다고 하더라도, 특허법 제29조 제1항 각호의 공지기술인지 여부는 역사적 사실관계에 관한 사안이고, 즉 출원일 이전에(혹은 우선일) 진정으로 그와 같은 기술이 공지된 것인지의 사실관계이고, 역사적 사실관계란 누군가의 자인으로 확립될 수는 없는 노릇인바, 

여기에 더 나아가 최근 전원합의체 판례에서는 아래의 태도를 덧붙여 천명합니다.

"명세서의 전제척인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다."

전제부에 대한 출원인의 공지자인을 사실상 추정으로 보아, 추정이 사실과 부합하지 않는다는 특단의 사정이 밝혀진 경우는 복멸될 수 있는 여지를 마련합니다.

전제부 혹은 명세서에 기재하는 종래기술에 대한 취급은 위 역사를 거쳐 2013후37 까지 발전했습니다.

이는 1차와 2차 모두에서 중요한 논리입니다.