[키워드] 2013후37, 2000후2712, 2014후638보충의견, 금반언의원칙, 의식적제외

[대상] 대법관 이기택 보충의견, ㅈ변리사님 실전GS문제답안

1. 대법관 이기택 보충의견

상고이유 제1점은 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 ‘공지 여부에 관한 증명책임의 문제’와 결부되어 있다. 실무상 청구범위에 ‘∽에 있어서(전제부), ∽로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부)’과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 일반적으로 명세서에는 배경기술 또는 종래기술(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 구 특허법 아래서는 명세서에 ‘종래기술’을 기재하도록 되어 있었고, 위 개정 이후에는 ‘배경기술’을 기재하되 그 내용으로 ‘종래기술’을 기재하도록 되었으므로, ‘종래기술’과 ‘배경기술’은 동의어로 볼 수 있다. 이하 ‘종래기술’이라고만 한다)이 기재된다. 그런데 전제부 기재는 다양한 의미로 이루어질 수 있고, 종래기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 개념에 불과하므로, 청구범위의 전제부에 기재되어 있다는 점이나 명세서에 종래기술로 나타나 있다는 사유는 어느 것이나 모두 그 자체로는 공지성 인정의 근거라고 볼 수 없다.

그럼에도 실제 사건에서는 청구범위의 전제부 기재 구성요소라거나 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것이라는 주장이 제기되는 경우를 종종 볼 수 있고, 심지어 전제부 기재 구성요소로만 이루어진 발명(이하 ‘발명’에 대해서만 언급하나 그 취지는 ‘고안’의 경우에도 마찬가지로 적용된다) 또는 종래기술 자체를 별도로 공지에 관한 자백이나 증명이 없음에도 하나의 선행기술(공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과의 대비를 위하여 제시된 비교대상발명을 의미한다)로서 주장하는 상황도 발견된다. 나아가 이러한 주장을 받아들여 판단이 이루어지는 일부 실무 예도 존재하는 것으로 보인다.

그런데 이러한 일부 실무 예는 출원인(대리인을 포함한다. 이하 같다)이 충분한 선행기술 조사를 거쳐 명세서의 종래기술란에 선행기술만을 기재하고, 이를 청구범위의 전제부 구성요소로 기재하는 출원 실무를 상정하여 형성된 것으로 보이나, 우리나라에서 위와 같은 출원 실무가 정착되어 있다고 볼 만한 근거는 없다. 게다가 특허요건이 선행기술과의 대비를 필요로 하는 신규성과 진보성에 한정되는 것이 아닌 이상 출원인이 명세서에 종래기술로 반드시 선행기술만을 기재하고 이것과 대비하여 출원하는 발명의 내용을 설명할 것이라거나, 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재할 경우 전제부에는 당연히 선행기술의 구성요소만을 기재할 것이라고 단정할 수도 없다. 이렇듯 출원인이 어떠한 의도로 기재하였는지 알 수 없는 사항을 명세서의 기재 위치에만 근거하여 공지된 기술로 간주하는 태도는 공지에 관한 확인도 없이 출원인의 지식을 그 출원발명의 진보성을 부정하는 이유로 삼아도 좋다는 것이어서 부당할 뿐만 아니라, 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험성을 안고 있다.

한편 위에서 든 일부 실무 예와 정반대의 방향에서, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과에 의하여 청구범위의 전제부 기재 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항에 관한 출원인의 의도가 공지를 자인하는 것으로 인정되는 경우에도 무조건적으로 심사관이 별도로 공지의 증거를 찾아야만 이를 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 태도 역시 타당하다고 할 수 없다. 이러한 태도는 출원인의 명확한 의사까지도 무시하는 것이어서 심사관과 출원인의 의견 교환을 통하여 이루어져야 하는 심사절차의 본질에 맞지 않을 뿐만 아니라 심사의 효율성을 지나치게 저해하기 때문이다. 나아가 이러한 실무 운용은 출원인으로 하여금 아무런 사전 확인도 없이 함부로 명세서 또는 의견서 등의 출원경과 서류에서 출원발명의 일부 구성요소의 공지성을 인정하여도 괜찮다는 인식을 갖게 하는 것이어서 선행기술의 조사 없이 부실한 명세서와 출원경과 서류를 작성하도록 조장하는 문제도 있다.

결국 위 두 방식 사이에 적정한 조화점을 찾을 필요가 있는데, 그 방향은 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 반영하여 일정한 경우에는 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 공지 여부에 관한 증명책임의 원칙, 즉 공지사실을 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 측(심사 단계에서는 심사관이 될 것이다)이 증명하여야 비로소 그 기술내용을 신규성 또는 진보성 부정의 증거로 사용할 수 있다는 원칙을 수정하는 데에서 모색함이 타당하다. 그리고 이러한 원칙 수정의 근거는 해당 기술내용이 청구범위의 전제부나 명세서의 종래기술란에 기재되어 있다는 점 자체가 아니라 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정되는가에서 찾아야 한다. 소송 중에는 공지 자인이 일종의 재판상 자백으로 될 것이어서 별도의 증명 없이 공지로 사실인정이 이루어질 수 있고 다만 민사소송법 제288조 단서에 의하여 위 자백이 진실에 어긋나는 것이고 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다. 명세서 및 출원경과 중의 공지 자인에 대해서는 이러한 법률 규정에 의한 효과를 부여할 수는 없으나 이에 준하여 공지기술임을 사실상 추정하되 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 추정이 번복될 수 있도록 하는 효과를 인정함이 타당하다. 또한 여기의 ‘특별한 사정’으로는 해당 발명 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우 등을 들 수 있다. 이는 해당 기술 내용이 절대적으로 공지되지 아니하였다는 소극적 사실을 증명하여야만 위 추정의 번복이 인정될 수 있다는 의미는 아니다. 위와 같은 자인에 근거한 사실상의 추정 및 복멸의 허용이라는 구도를 채택함으로써 절차적 효율성과 실체적 정의를 조화롭게 달성할 수 있다.

그리고 추정의 복멸을 허용하는 결과 출원경과 중의 공지 자인에 대해서 금반언을 적용하지는 않게 된다. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있는 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 ‘의식적 제외’로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정하는 이상은 그 효과를 번복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래한다. 이러한 점에서 볼 때에도 사실상의 추정 및 복멸의 허용이라는 구도가 타당하다.

이 전원합의체 판결에 의하여 그간 오해가 있었던 일부 실무, 즉 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 바로잡히기를 기대한다. 아울러 이번 판결을 계기로 출원인이 명세서나 출원경과 서류 중에 명확한 근거 없이 공지성을 인정할 것이 아니라 사전에 선행기술 조사를 충실히 함으로써 실제로 공지된 기술에 대해서만 공지 자인을 하고 이와 대비하여 출원발명의 신규성 또는 진보성을 분명하게 주장하는 특허 실무가 형성되기를 기대한다.

위와 같은 이유로 보충의견을 밝혀 둔다.

2. 2000후2712

"인용참증에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장하며 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 모두 전제부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재함으로써 출원인 스스로 전제부의 기재사항을 공지의 기술로 한정한 사실을 인정할 수 있어서, 이건 고안은 출원경과금반언의 원칙상 청구범위 제1항의 전제부에 나타난 “등받이와 보조받침을 별도의 지지후레임 없이 연결레버로 직접 연결하는 구성”이나 “연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성”에 대하여는 권리범위를 주장할 수 없다 할 것이고, 여기서 안내부의 기능을 하는 구성인 슬라이드관은 이건 고안의 출원 전에 공지된 사실을 인정할 수 있으므로 결국 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 슬라이드관이 안내하도록 하는 구성은 이건 고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 특단의 사정이 있는 경우에 해당한다고 봄이 상당하여 (가)호 고안의 슬라이드관은 이건 고안의 롤러의 균등물이 될 수 없다." 

3. 2014후638 중 일부발췌

"출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다." 

[질의] 위 판결의 보충의견과 관련하여,

모 강사님께서는 종래 판례로 2000후2712를 들어, 종래판례와 최신판례로서

종래에는 "공지 자인"의 경우에 의식적 제외를 인정하였으나, 최근전합판례에 의하면 그러하면 아니된다는 취지로 서술하셨는데 이에 대해서 받아들이기 어려운 점이 있어 변리사님께 도움을 구합니다.

(개인적으로) 

2013후37 판례에서는 2000후2712를 원용하지 않았으며, 최근 2014후638 판례에서도 종전과 같이 선행기술 회피의도로 구성을 감축한 경우 의식적 제외를 적용한 바 있는바, 기존 판례의 태도가 변경된 것으로 보기는 어려우며,

2013후37판례의 대법관님 보충의견은 출원전 공지되지 않았음에도 불구하고 공지사실이 사실상 추정되는 경우까지 출원인에게 의식적제외의 부담을 안기는 것은 극복할 수 없는 가혹한 처사인바, 이에 의식적제외이론을 적용치 않는다고 생각해야지 이를 일반론으로 끌어와 공지자인의 경우 의식적제외를 적용하지 않음은 논리적 비약이라고 생각됩니다.

감사합니다 ^^

추신. 해당 강사님의 자료는 답글형식으로 비밀글로 첨부하겠습니다.