1. 처음 입법 과정에서는 특허무효심판이 대법원 단계에 갔을 때는 정정심판을 불허하고자 했습니다.

이것이 실무에서 폐해가 등장했기 때문입니다.

즉 특허권자 측에서 악의적으로 특허무효심판에 대한 대법원 사건의 승소를 위해, 정정심판을 제기하는 경우가 왕왕 발생했고, 중급강의에서 강조한 것처럼 특허무효심판사건이 대법원에 계류 중일 때 정정심판의 인용심결이 확정되면 명도의 변경을 이유로 사건이 바로 파기환송됩니다.

2. 그래서 최초 특허법개정법률안은 다음과 같았습니다.

"② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판 또는 정정의 무효심 판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 이후부터 특허법원에서 변 론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)되기 전까지의 기간에는 청구할 수 있다. 

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간 

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때 부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간" 

위와 같이 최초는 특허무효심판이 특허법원에 계류 중일 때 변론종결전까지만 정정심판의 별도의 청구가 가능하도록 법률안을 도입하고자 했습니다.

3. 그러나 지금 확정된 개정법은 다음과 같습니다.

"② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.  <신설 2016.2.29.>

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간"

최초 법률안과 차이가 있습니다.

특허법 제136조 제2항 제2호의 문구도 다르고,

특허법원 변론 종결전까지 가능하다는 것이 특허법 제136조 제2항에 있지 않고,

특허법 제136조 제2항 제1호에 있는 것도 다릅니다.

4. 이에 대해서는 국회입법과정을 살폈으나, 자세한 기록이 없습니다.

따라서 지금부터 정리하는 것은 제 사견입니다.

5. 최초 법률안과 달리 특허법 제136조 제2항 제2호의 문구도 다르고, 특허법원 변론 종결전까지 가능하다는 문구를 굳이 특허법 제136조 제2항 제1호에 삽입한 이유는

최초 법률안과 달리 특허무효심판이 대법원에 계류 중일 때 정정심판의 청구를 막지 않고

허용하고자 한 것이 아닐까 생각됩니다.

즉 현재 특허법은 특허취소신청절차가 함께 진행되고 있을 경우에 한해서만 특허법원 변론종결전까지 별도의 정정심판이 가능한 것이고,

특허취소신청절차 없이 특허무효심판절차만 진행되고 있다면 대법원 단계에서도 정정심판의 별도 청구가 가능하지 않을까 생각됩니다.

6. 이상의 사견은 최초 법률안과 최종 개정법의 내용이 다르다는 점에서 비롯한 생각입니다.

좋은 질문입니다.

제 사견은 위와 같습니다.

다만 위 논리에 따르면 특허취소신청절차와 특허무효심판절차가 함께인 경우와

특허무효심판절차만 진행되고 있는 경우를 

나누어서 취급을 달리하는 것에

큰 명분이 있는지가 다소 의문이 있기는 합니다.

특허법 제136조 제2항은 앞으로 계속 논의와 연구가 추가로 진행되지 않을까 싶습니다.^^

(홈페이지 추천 많이 부탁 드립니다.^^ 조금만 더 힘내서 공부합시다!)

#개정법 #제136조제2항 #정정심판청구시기