2007허12961 을 언급하는 것을 보니, 김성호 변리사님의 뜻을 이해할 수 있을 것 같습니다.
김성호 변리사님의 설명은 매우 좋은 설명입니다.
참고하시고, 질문 많이 하셔서, 도움 받아보시기 바랍니다.^^


1. 먼저 이 질문에 대해 하고 싶은 말은
본질인 다수의견을 떠나 다소 방론격인 소수의견 중 하나인 보충의견에 얽매여서 권리남용이냐 아니냐에 구속될 필요는 크게 없다는 점입니다(상표판례인 2011후3698 도 보충의견입니다).

이쪽 무효의 항변은 무효사유의 주장이 가능한지가 실무적으로 또한 법리적으로 중요하지,
그것을 어떠한 논리로써 뒷받침할 것이냐는 핵심이 아닙니다.
실무적인 결론부터 말씀 드리면,
실무에서는 문의주신 대법원 전원합의체 판결 이후도 권리범위확인심판할 때 특허발명의 신규성 위반(특허법 제29조 제1항 각호), 기재불비(특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호) 등에 따른 무효사유를 주장하고 있습니다(물론 특허권자 측 대리인들은 최근 특허무휴사유 전부를 권리범위확인심판에서는 심리해서는 안 된다는 주장도 가끔 하나, 아직 받아들여진 바 없습니다).
실제 문의주신 대법원 전원합의체에서도 신규성 무효사유의 심리는 가능하다고 천명했습니다.
다만 그 대법원 전원합의체는 진보성 결여(특허법 제29조 제2항)의 무효사유의 주장만 권리범위확인심판에서 금했습니다.



이어서 2012후4162 는 제 사견입니다만, 권리남용 쟁점으로 국한되서 정리하는 것보다는 다수의견의 논리인,
"특허무효심판의 기능을 약화시킬 우려가 있음을 명분으로 하여 진보성 무효사유를 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다고 한 본 전원합의체 판결은 신규성 무효사유는 심리할 수 있다고 해서 논리가 다소 결여되어 있다" 정도로 정리하는 것이 좋지 않을까 싶습니다.
결론이 중요하고 이슈가 된 판례입니다.
즉 신규성 무효사유 주장은 가능하고, 진보성 무효사유 주장은 불가능하다가 중요한 판례라는 것입니다.
이 점은 해당 전원합의체 판결의 반대의견에서도 밝혔는데, 이렇게 정리하는 것이 실무의 결론과도 부합하고 논란의 여지도 적다고 생각합니다.


2. 2012후4162 는 진보성만 심리하지 말라고 본 판결입니다.
때문에 지금 실무에서는 진보성 무효사유만 권리범위확인심판에서 주장하지 않고 있습니다.
그러나 2013후518 과 같이 기재불비 무효사유 등은 2012후4162 이후에도 여전히 권리범위확인심판에서 주장하고 심리하고 있음은 정리하시기 바랍니다.


3. 2012후4162 의 보충의견이라 함은
"한편 특허권의 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니고, 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치는 것도 아니다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결 등 참조). 따라서 권리범위확인심판이 특허의 유효를 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있다는 이유 등을 들어 그 절차에서 특허의 무효 여부까지 판단하도록 하는 것은 위와 같은 제도의 목적과 본질에 맞지 않다. 나아가 특허법은 특허무효심판 제도와 별개로 권리범위확인심판 제도를 두고 있는데, 권리범위확인심판 및 그에 대한 불복 소송에서 특허무효 여부를 권리범위확인의 전제로서 항상 먼저 심리하여야 한다면, 이는 특허무효심판 절차를 권리범위확인심판의 적법 요건을 심사하는 전심절차로 취급하는 것과 같이 되어 이들을 별개의 독립된 절차로 규정하고 있는 특허법 체계의 근간을 해치는 것이다."

위 문구를 지칭하는 것 같은데,

이것은 일부 대법관이 2012후4162 판결에 대해 반대하며,
특허침해소송과 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유의 심리 가분에 대해
달리 취급할 명분이 부족하고, 차라리,
권리범위확인심판에서 특허발명에 무효사유가 있는지를 심리한 후, 무효사유가 있다면, 권리범위확인심판은 특허의 유효를 전제로 그 권리범위를 확정하는 절차인바, 특허가 무효로 될 가능성이 있는 것은 권리범위를 확정할 이익이 없다고 보아, 권리범위확인심판을 심결 각하해야 함이 타당하다고 한 의견에 대해,


특허의 유효를 전제로 하여서만 권리범위확인심판의 의미가 있다고 볼 수 없음을 반대하고자 밝힌 문구입니다.
권리남용 사안이 아니고 특허무효사유를 심판청구이익으로 볼 것인지의 문구입니다.



3. 정리합니다.
2017허12961 을 언급하시는 김성호 변리사님의 의중은 충분히 수긍됩니다.
다만 보충의견에 구속될 필요는 없고,
또한 보충의견도 약간의 조미료를 뿌려 보자면
권리범위확인심판에서 권리남용을 적용해서는 안 된다를 명백하게 천명했다고 보기는 어려울 수 있습니다.
보충의견을 자세히 봅니다(이는 보충의견에 구속될 필요 없음을 예시하고자 무리해서 설명합니다).

"그런데 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다."

라는 문장을 보면
권리범위확인심판에서 권리남용을 주장할 수 없다라는 점은 존재하지 않습니다.
구체적으로 위 문장은 침해소송에서는 권리남용의 항변으로서 진보성이 없다는 주장을 인정할 수 있지만,
권리범위확인심판에서는 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정할 수 없다라고 할 뿐,
권리범위확인심판에서는 권리남용을 언급할 수 없으니, 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정할 수 없다라는 구조를 취하고 있지는 않습니다.


예컨대 달달한 사과는 값이 싸서 먹는다. 그러나 배는 값이 비싸서 먹지 않겠다라고 했을 때, 배를 먹지 않는 이유를 달달하지 않기 때문이라고 단언할 수는 없는 노릇입니다. 또한 이문장에서의 핵심은 먹을거냐 안먹을거냐이고 그 다음은 값이 싸냐 비싸냐이지 달달하냐는 아닙니다.


마찬가지입니다. 보충의견의 취지는 이해될 것입니다.
보충의견은 침해소송에서는 진보성 심리가 가능하나, 권리범위확인심판에서는 진보성 심리가 불가능함은 모순되는 것 아닌가라는 반대의견에 대해
침해소송은 대세적 효력이 없으므로 진보성을 심리하더라도 특허무효심판의 기능을 약화시키지 않으나,
권리범위확인심판은 대세적 효력이 있으므로 진보성을 심리하면 특허무효심판을 진행한 것과 마찬가지인바,
침해소송에서만 진보성을 심리하는 것은
특허무효심판의 기능을 약화시켜서는 안 된다는 명분에서 보았을 때
모순됨이 없다가 본질입니다.


4. 다시 정리합니다.
2012후4162 의 다수의견은 다음과 같습니다.
"특허무효심판의 기능을 약화시킬 수 없는바, 권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유를 심리할 수 없다."

위 의견에 대해 반대의견은 2 가지를 지적합니다.
"첫째 침해소송과 권리범위확인심판을 달리 취급하는 것은 모순이다.
둘째 신규성 무효사유와 진보성 무효사유의 심리 가부를 달리 취급하는 것은 모순이다."

이에 대해 보충의견은 다음과 같이 답변합니다.
"침해소송은 대세효가 없는바, 진보성을 심리하더라도, 특허무효심판의 기능을 한 것은 아니다.
그러나 권리범위확인심판은 대세효가 있는바, 진보성을 심리하면, 특허무효심판을 진행한 것과 마찬가지가 된다. 따라서 특허무효심판의 기능을 약화시킬 수 없다는 명분하에서 침해소송과 권리범위확인심판의 취급을 달리한 것은 모순이 아니다."

다만 제 사견으로는, 2012후4162 는 신규성 무효사유와 진보성 무효사유의 심리 가부를 달리한 것에 대해서는 분명 모순이 있습니다.

그리고 위 침해소송과 권리범위확인심판을 달리 한 것에 모순이 없다의 보충의견은 권리범위확인심판에서는 권리남용을 언급할 수 없다를 명시하지 않습니다.
또한 위 보충의견은 권리범위확인심판은 권리남용을 언급할 수 없기 때문에 진보성을 심리할 수 없다가 본질이 아니라,
권리범위확인심판은 특허무효심판과 똑같이 대세효가 있기 때문에 진보성을 심리할 수 없다가 본질입니다.^^







(홈페이지 추천 많이 부탁 드립니다.^^)




#2012후4162

질문에 판례가 많아서 정리를 못했습니다만,
공지글 보시고,
가급적 질문할 때는 "대상" 에 판례내용 전부를 적어주면 고맙겠습니다.^^

읽으면서 정말 많은 공부가 되었습니다 이렇게까지 정성스럽게 답변해주시다니 정말정말 감사드립니다