조현중 특상디
[질의] [법령]47조 보정 등 보정의 효력에 관하여
[키워드] 47조(특허출원의 보정), 42조의3(외국어특허출원 국어번역문), 136조(정정심판 보정)
[대상]
제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때
② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.
③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.
1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.
⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.
제42조의3(외국어특허출원 등)
⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
제136조(정정심판)
⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
[질의]
42조의 3 외국어특허출원시 국어번역문에 의해 최초 명도의 보정효과가 나타나고
136조 정정심판에 의해 정정된 사항 역시 소급효가 있는데
47조 특허출원의 보정에는 소급효가 없는것이 맞나요?
그리고 정정과 보정에 차이점이 있다면 무엇인가요? 개념적인 차이점 포함해서요!
감사합니다
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
특허법 제47조의 명세서 또는 도면의 보정도
실무적으로는 특허법 제136조의 정정처럼 소급효가 있는 것으로 봅니다(사견).
물론 법령에 명시되어 있지는 않습니다.
정정과 보정은 특허등록 이후냐, 출원절차 중이냐가 가장 큰 차이점입니다.
특허등록이 되면 제3자 입장에서는 등록공고된 특허발명 명세서, 도면을 보고,
특허발명의 범위를 인지한 후,
그것을 실시하지 않고자 합니다.
때문에 정정에서는 위 제3자의 인지에 반하는 명세서, 도면의 수정으로
특허발명의 범위가 바뀌는 것을
엄격히 제한합니다.
이것이 출원절차에서의 보정과의 가장 큰 차이점입니다.^^
(홈페이지 추천 많이 부탁 드립니다..^^ 화이팅 !)