[키워드] 특허법 제36조, 심사기준, 출원인이 같은 경합출원

[대상] 선출원 심사기준 4.4 경합출원 심사의 구체적 내용

(1) 경합출원 유무 확인 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 출원이 있는지 확인하고, 경합출 원이 발견된 때에는 출원인의 동일 여부를 확인한다. 경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우 또는 무권리자의 출원에 해당되는 경우에는 해당 경합출원의 선출원 지위가 배제되므로, 해당 출원에 대해 경 합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다.[특법36(4), (5)]

(2) 출원인이 다른 경우 (생략)

(3) 출원인이 같은 경우 

 ① 경합출원이 특허결정되거나 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이 유로 거절결정된 경우에는 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다. 

 ② 경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 특허법 제36조제2항 또는 제 3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인 이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정 한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심 사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조제2항 또 는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정 되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유가 존재한다면 해당 출원에 대해 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이 때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다. 다만, 경합출원이 특허결정 전이라 하더라도, 해당 출원의 특허여부를 결정할 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조제2항 또는 제3항의 거절 이유를 통지해야 할 것으로 예상되는 경우에는, 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 거절이유를 다른 거절이유와 함께 통지할 수 있다. 이 때 심사관은 협의요구를 함께 한다.

[질의]

상기 제36조 선출원 관련 심사기준 내용 중 굵은 글씨로 마크한 "경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 ~ 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다."라는 심사문구를 도입한 취지가 궁금합니다.

제가 추측하기로는 예를 들어, 1명의 출원인이 동일자에 출원한 2개의 같은 발명이 전부 등록결정여부 전에 어느 하나의 출원이 36조2항으로 거절되었는데 나머지 발명 또한 거절결정이 되었을 경우 양 발명을 모두 잃어버리는 것은 동일자에 동일출원을 한 출원인에게 너무 가혹하므로 상기와 같은 심사보류로 유예를 주기 위함이라고 추측했습니다. 하지만, 같은 발명인 경우 어느 하나에 제36조 2항을 제외한 거절이유가 있다면 응당 다른 하나에도 그 거절이유가 존재할 것이라고 생각이 듭니다만, 굳이 상기와 같은 심사기준을 마련한 이유가 무엇인지 궁금합니다.

상기 심사기준이 출제된 gs문제를 통해 다른 카테고리 발명이 동일하다고 인정이 될 수 있기 때문에 그 부분을 염두한 심사기준일까라는 추측을 해봅니다만, 정확한 답변을 구하고자 질문 드립니다.

변리사님의 명쾌한 답변 부탁 드리겠습니다 ^^