조현중 특상디
[질의] [판례] 2008허13299(방법발명 공유시 권리소진) 질의
내용:[키워드]#2008허13299 #방법의발명 #권리소진 #공유
[대상]
"(가) 방법의 발명에 대한 특허권의 소진
물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이다.
(나) 특허권의 공유와 방법특허의 소진
그러나 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 아래에서 보는 바와 같은 점들을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것이다.
즉, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나( 특허법 제99조 제3항), 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에 있어서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정이, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없다.
또한, 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다( 특허법 제99조 제2항, 제4항). 그런데 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다."(2008허13299)
[질의] 먼저 위 판례의 (나)를 먼저 살펴보면, 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건(이하 '간접 실시 물건'이라고 하겠습니다.)이 양도되었을 때, 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 판시하였습니다. 그 논거로 (나)의 두번째 단락과 세번째 단락을 제시하고 있습니다. 세번째 단락은 공유자의 이익 침해와 관련하여 제시된 논거로 납득할 수 있었지만 두번째 단락의 논거에서 이해가 되지 않았습니다.
두번째 단락의 논거를 살펴보면, 방법발명에 있어서 특허권의 실시의 본질적이 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 것이지,''간접 실시 물건'을 제조, 판매'의 행위는 포함되지 않기에 '간접 실시 물건'을 제조, 판매에 의해 권리소진이 일어나지 않는다고 되어있습니다.(밑줄친부분) 하지만 이는 위 판례 (가)의 논리와 모순되는 것으로 보입니다.
위 판례의 (가)에서 특허에 대해 공유관계가 아닌 한 명의 권리자만 있을 경우, '간접 실시 발명'을 양도한 경우에 있어 권리 소진의 법리가 적용되고(밑줄친부분), 그 논거로 특허권의 실정적인 거래 형태와 양상을 제시하고 있습니다.
따라서 다시 정리해보면 (가)에서는 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 '간접 실시 물건'을 양도하면 권리소진이 된다고 주장하고, (나)의 두번째 단락에선 방법의 발명에 있어서 특허권 실시의 본질적인 내용이 아닌 '간접 실시 물건'의 제조,판매는 권리소진되지 않는다라고 주장하기에 모순으로 보입니다. 위 두 주장의 상황이 다르긴 하나 (나)에서 특허권의 공유라는 특별한 상황 속에서 논리를 전개하는 것이 아니라 일반화된 상황을 전제하여 논리를 전개하기에 두 주장을 동등한 위치에서 놓고 비교할 수 있다고 생각하는데, 그렇기엔 모순적입니다.
하나의 판례에서 바로 다음 목차에서 모순된 주장을 하지 않을 것 같아 제가 잘못되게 판례를 이해하고 있는 것 같습니다. 제가 어떤 점을 잘못 이해하였는지 궁금합니다.
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
제 사견입니다.
1. 이 사건에서 다음의 흐름으로 주장을 한 듯 합니다.
특허법 제99조 제3항은 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 실시할 수 있다고 규정한다 -> 방법특허발명의 사용에만 사용되는 전용장치의 제조 및 판매행위는 특허발명의 실시행위라고 볼 수 있고, 특허발명의 실시행위는 공유자의 동의 없이 가능하니, 전용장치의 제조 및 판매는 다른 공유자의 동의 없이 가능하다 -> 또한 전용장치의 판매는 특허발명의 실시행위이니, 적법하게 구매한 전용장치를 사용하는 것은 적법하게 구매한 특허발명을 실시하는 것이니, 권리소진이 적용되어야 한다. -> 공유자 중 일부로부터 전용장치를 구매했으면, 적법한 구매이고 + 권리소진이니, 그 전용장치에 의한 방법특허발명의 실시는 특허권의 침해가 아니다.
위 논리의 결론은 전용장치를 구매한 자는 자유롭게 그 전용장치를 사용하여 방법특허발명을 사용할 수 있다는 것이고, 이 결론의 전제는 특허법 제99조 제3항의 특허발명의 실시에 전용장치의 판매도 포함된다에서부터 비롯된 것으로 보입니다.
이에 법원은 위 결론을 배척하고자, 근본적인 전제부터 배척한 듯 합니다.
그 배척 이유로 설시한 것이 특허법 제99조 제3항의 특허발명의 실시에는 전용장치의 판매행위가 포함되지 않는다 같습니다.
이를 나타내는 것이 질문주신 부분 같습니다.
2. 이 판례는 전용장치를 구입하면 방법특허발명의 특허권이 소진된 것으로 볼 수 있다고 봅니다. 특허권자가 전용장치를 양도할 때, 특허권자는 그 전용장치로써 방법특허발명이 실시될 것임을 예견할 수 있는바, 특허권자의 전용장치의 양도행위에는 그 전용장치에 의한 방법특허발명의 실시에 대해 권리를 소진하겠다는 의사가 내포되었다고 보았습니다.
이것이 (가) 에서 밑줄 친 부분의 요지 같습니다.
3. (가) 와 (나) 는 다르지 않나 싶습니다.
(가) 는 전용장치의 양도에 의해 그 전용장치에 의한 방법특허발명의 실시는 권리가 소진된다이고,
(나) 는 특허법 제99조 제3항에서 언급하는 특허발명의 실시란 특허발명의 실시를 말하지, 전용장치의 양도를 말하지 않는다입니다.
정리하면 전용장치의 양도는 특허발명의 실시 자체는 아니나((나) 의 내용), 전용장치를 양도하면 그 전용장치에 의해 특허발명의 실시가 이루어질 것임은 고려할 수 있는바, 특허권자 입장에서는 전용장치의 양도 가격을 그 전용장치에 의한 특허발명의 실시행위 가격까지 포함해 적정한 가격을 책정할 수 있을 것이어서, 전용장치의 양도는 그 전용장치에 의한 특허발명의 실시행위에 대한 특허권의 소진으로 볼 수 있다((가) 의 내용) 같습니다.
제 사견입니다만, 모순은 없지 않나 싶습니다.^^
(홈페이지 추천 많이 부탁 드립니다..^^ 화이팅 !)
#권리소진이론 #2008허13299