조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2017. 2. 7. 선고 2016허3372 확인대상발명 특정
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[본 판례의 참고점]
확인대상발명의 특정
[주요 판시사항]
[주요 판결요지]
특허발명의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다.
그리고 확인대상발명의 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성요소를 기재하여야 하고, 그 구체적인 구성요소의 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하며,
만일 대상물에 특허발명의 구성요소와 동일하거나 그와 실질적으로 동일한 작용,효과를 갖는 부분이 없어 대응하는 부분이 없는 경우에는 그러한 부분이 없다는 것을 알 수 있도록 특정하여야 한다.
다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다.
또한 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).
이 사건 확인대상발명의 설명서는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3 인 "약제학적으로 허용되는 pH 를 제공하는데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양을 포함하는 것" 에 대응하여 "약제학적으로 허용되는 pH 를 제공하는데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양을 포함하는 것" 만을 기재하고 있을 뿐, 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않다.
이 사건 확인대상발명의 설명서에는 "... 완충액으로 시트레이트 완충액을 포함합니다" 라고 기재되어 있는데, 이처럼 "어떤 구성요소들을 포함하는" 이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 "어떤 구성요소를 포함하는" 이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다.
따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.
[코멘트]
특허발명의 청구항이 A 를 포함하는 X 입니다.
이때 확인대상발명을 B 를 포함하는 X 로 특정했습니다.
A 를 B 로 바꾸었으니 위와 같이 확인대상발명을 특정했었을 것입니다.
그러자 특허권자가 "~ 을 포함하는" 이란 개방형 기재이므로,
확인대상발명은 A 도 포함할 수 있는 것처럼 표현되어 있다고 볼 수 있는바,
위 확인대상발명은 특허발명의 문언범위에 속하는 것인지 안 속하는 것인지가
명확하지 않다고 주장했고,
이를 받아들여 확인대상발명 불특정으로 본 사례입니다.
이에 소극적 권리범위확인심판에 대해 인용취지의 심결을 한 심판원의 심결을 각하했어야 한다는 이유로 취소한 판결입니다.
확인의 이익은 실무에서도 의견이 상당히 첨예하게 대립하는데,
그러다보니 1차건 2차건 항상 출제됩니다.
특히 이렇게 심판원이 심결까지 한 것을,
확인의 이익이 없다하며 왜 심결을 했느냐는 식으로
특허법원이 심결을 취소하는 사례가 있는 것은
시험문제 출제 가능성이 매우 높습니다.
한편 민사법원에서의 침해소송은 침해대상제품의 특정 문제를 이렇게 심각하고 예민하게 다루지 않습니다.
사실 침해소송이건 권리범위확인심판이건 중요한 것은 침해냐 아니냐이지,
침해대상제품 혹은 확인대상발명을 어떻게 표현해야 하는지가 결코 아니기 때문입니다.
때문에 침해소송을 보면 얼마든지 침해대상제품의 정보가 부족하면 나중에 추가로 설명할 수 있습니다.
그런데 권리범위확인심판에서만 심판청구시부터 확인대상발명을 정밀하게 특정할 것을 강제하고 있어 논란이 많고,
판례가 많아,
이 부분이 시험에 자주 출제됩니다.
권리범위확인심판의 이익과 관련된 판례는 모두 중요합니다.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.