조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2017. 2. 17. 선고 2016허5538 염발명 진보성
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2016허5538_프라닥사조성물, 염.pdf
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[본 판례의 참고점]
선택발명이자, 염발명의 진보성 판단기준
[주요 판시사항]
[주요 판결요지]
1. 진보성
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고,
이때 선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 등 참조).
다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조).
2. 기재불비
가. 특허법 제42조 제3항 제1호
특허법 제42조 제3항 제1호는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로,
위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).
그리고 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).
나. 특허법 제42조 제4항 제1호
특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.
따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로,
특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).
[코멘트]
전형적인 선택발명, 염발명 사건입니다.
프라닥사라는 의약품에 관한 것인데, 선행발명에 비해 이질적인 효과는 없고, 동질이나 양적으로 현저한 효과가 있는지가 문제가 되었지만, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 발명의 설명에 기재되어 있지 않다는 이유로, 진보성이 부정되었습니다.
즉 특허권자는 소송 과정에서 발명자의 진술서 등을 제출하면서 양적 현저한 효과가 있음을 주장하였지만, 출원시 발명의 설명에 기재되어 있지 않았다고 해서 진보성이 인정되지 않은 사례입니다.
아주 정형적이지만, 논의가 많은 부분이므로, 효과 기재에 관한 쟁점에 대해 잘 살피기 바랍니다.
기재불비 내용은 염발명에 관한 것은 아니고 다른 청구항인 조성물 발명에 관한 것인데, 일반적인 법리이니, 간단하게 판결요지만 보면 됩니다. 참고로 판례강의에서 강의한 것처럼 실무에서는 아직도 특허법 제42조 제3항 제1호와 제4항 제1호의 구분이 모호해서, 항상 세트로 붙어 다닙니다.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.