[대상]

제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.  <개정 2016.2.29.>

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

​제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

3. 조약을 위반한 경우

4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우

5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우

7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.  <개정 2016.2.29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우

2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

제66조(특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다.

​

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우

2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우

3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

[질문]

직권 재심사 이후 거절결정에 관한 제 이해가 올바른지 확인하고자 질의 드립니다. 아래 시나리오에 문제가 없는지 확인하고 싶습니다. 특히 밑줄 친 부분과 근거 조문이 올바른지 확인 부탁드립니다.

시나리오 1번

A라는 거절이유에 따른 일반거통(47조 1항 1호) → 1차 보정 → 1차 보정으로 거절이유 극복한 것으로 심사하여 특허결정(66조) → 그러나 설정등록 전에 명백한 거절이유 A를 발견한 심사관이 직권 재심사 통지 및 착수(63-3조) → 본래 기 통지 거절이유가 극복되지 않았다면 곧바로 거절결정할 수 있으나 직권 재심사이므로 거절이유 다시 한 번 통지(63조 1항 2호). 이때, 새로운 거절이유로 취급하여 반드시 일반거통(47조 1항 2호 괄호) → 2차 보정 후 특허결정

시나리오 2번

A라는 거절이유에 따른 일반거통 → 1차 보정 → 1차 보정에 따라 다른 거절이유 B가 발생하여 최후거통(47조 1항 2호) → 2차 보정 후 특허결정 → 그러나 설정등록 전에 명백한 거절이유 B를 발견한 심사관이 직권 재심사 통지 및 착수 → 본래 기 통지 거절이유가 극복되지 않았다면 곧바로 거절결정할 수 있으나 직권 재심사이므로 거절이유 다시 한 번 통지. 반드시 일반거통 → 3차 보정 후 특허결정

시나리오 3번

A라는 거절이유에 따른 일반거통 → 1차 보정 → 1차 보정에 따라 다른 거절이유 B가 발생하여 최후거통(47조 1항 2호) → 2차 보정 후 특허결정 → 그러나 설정등록 전에 명백한 거절이유 A를 발견한 심사관이 직권 재심사 통지 및 착수(63-3조) → 본래 기 통지 거절이유가 극복되지 않았다면 곧바로 거절결정할 수 있으나 직권 재심사이므로 거절이유 다시 한 번 통지. 반드시 일반거통 → 3차 보정 후 특허결정

시나리오 4번

A라는 거절이유에 따른 일반거통 → 1차 보정 → 1차 보정으로 거절이유 극복한 것으로 심사하여 특허결정 → 그러나 설정등록 전에 명백한 거절이유 C를 발견한 심사관이 직권 재심사 통지 및 착수 → 진짜 새로운 거절이유이므로 일반거통(47조 1항 1호) → 2차 보정 후 특허결정

다 쓰고 보니 좀 기네요...

늘 질의응답 성실히 해주셔서 정말 감사드립니다.

정말 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 그것도 다시 감사드립니다.