조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 52조 분할출원 질문입니다!!
[키워드] 특허법 52조 2항
[대상] 특허법 52조 분할출원
② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.
1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우
[질문]
일전에 제가 강사님께 '분할출원은 왜 자동 취하가 되지 않는가'에 대해 여쭤본적이 있습니다. 그 떄 강사님 답변이
출원인측에서 분할출원은 단일성 위반이거나 출원일체원칙을 회피하고자 할 때 이용하며, 원출원과 청구범위를 다르게 하고자 합니다.
국내우선권주장은 이미 한 출원발명의 개량발명과 같은 다른 발명을 했을 때, 이미 한 출원발명과 합쳐서 하나의 출원으로 진행하고자 할 때 합니다.
즉 이미 한 선출원과 같은 발명도 있을 수 있으나, 추가된 새로운 발명도 청구범위에 있을 수 있습니다.
변경출원은 출원인이 발명은 그대로 동일하게 하되, 절차만 바꾸는 경우 합니다.
이와 같이 분할 -> 국내우주 -> 변경으로 갈 수록 이미 한 출원과 발명을 겹치게 하고자 할 때 하는 절차라는
경향이 있습니다.
국내우선권주장은 이미 한 출원발명의 개량발명과 같은 다른 발명을 했을 때, 이미 한 출원발명과 합쳐서 하나의 출원으로 진행하고자 할 때 합니다.
즉 이미 한 선출원과 같은 발명도 있을 수 있으나, 추가된 새로운 발명도 청구범위에 있을 수 있습니다.
변경출원은 출원인이 발명은 그대로 동일하게 하되, 절차만 바꾸는 경우 합니다.
이와 같이 분할 -> 국내우주 -> 변경으로 갈 수록 이미 한 출원과 발명을 겹치게 하고자 할 때 하는 절차라는
경향이 있습니다.
라고 하셨었습니다.
근데 사실 추가 질문이 생겨서 여쭤봅니다ㅠㅠ
1. 분할출원을 보면 2항 1호에 29조 3항만 얘기하고 있는데요. 즉, 29조 1,2항 신규성 진보성은 소급이 안된다는 얘기인 것 같습니다. 제가 생각한 게 맞나요??
그렇다면 강사님이 말씀하신대로 분할 출원은 겹치고자 하는 부분이 적어 다른 출원처럼 생각되어서 선확만 소급효인 것이고,
우선권 주장과 변경 출원은 비슷한 출원으로 생각되어 신진선확을 다 소급해 주는게 맞나요??
2. 분할출원에서, 단일성위반이나 출원일체법칙 때문에 분할한다해도 청구항만 나뉘는 것뿐 결국 선출원에 위배되는거 아닌가요????
가령 A,B를 A와 B로 나누는 것은 분할 출원에 해당이 안되는건가요??
저같이 이해력도 딸리고 부족한 점이 많은 1차생의 기본질문에도 항상 길고 자세한 답변을 달아주시는 강사님의 정성에 감사드립니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 이러시면 안 됩니다...^^
분할출원은 출원일 소급효가 있습니다.
출원일이 소급되지 않으면 원출원에서 발명을 분할하는 것이 아무 의미 없습니다.
출원일이 소급되지 않으면 신규출원과 다를 바가 없습니다.
다만 확대된 선원의 지위는 출원일 소급효를 인정하게 되면
제3자에게 피해가 발생할 염려가 있어
특별히 출원일 소급효를 인정하지 않는 것입니다.
그리고 신, 진, 선, 확은 거절이유와 ~ 지위를 나누어서 봐야만 합니다.!!^^
2. 특허법 제36조 제1항 내지 제3항은 청구범위가 서로 같을 때 저촉되는 것입니다.
중복특허쟁점입니다.
원출원 청구범위를 A 로 하고, 분할출원 청구범위를 B 로 하면,
청구범위가 같지 않습니다.
이러면 특허법 제36조 제1항 내지 제3항에 위배되지 않습니다.
조금 더 차근차근 공부해볼 필요가 있을 듯 합니다.^^
제 기본강의는 수강하셨지요...? ^^
화이팅 !!