안녕하세요.^^
1. 일반적으로 진보성을 처리합니다.
예를 들어서 선택발명에서 효과가 명확히 기재되어 있지 않을 때
특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 취급한 사례도 있습니다만,
심판부에서는 특허법 제42조 제3항 제1호 쟁점으로 잡는 것보다는
특허법 제29조 제2항 쟁점으로 잡아주기를 희망합니다.
때문에 특허법 제29조 제2항의 진보성 쟁점으로 일단 정리하시기 바랍니다.
그리고 진보성이 인정되기 위한 명세서 기재요건이라는 용어는 처음보네요.^^
명세서 기재불비는 실무적으로
보통 특허법 제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항 제1호, 제42조 제4항 제2호를 일컫습니다.
특허법 제29조 제2항 위반이면 진보성 위반이고,
특허법 제42조 제3항 제1호 등의 위반이면 명세서 기재불비입니다.


진보성이란 예측 곤란한 효과가 있을 때 일반적인 상도가 곤란한 구성이라고 보아 인정합니다.
따라서 진보성에서의 핵심은 효과입니다.
이때 효과는 선원주의의 관철을 위해
명세서에 기재한 효과에 국한해서 봅니다.
물론 명세서에 기재되어 있지 않더라도,
출원시 기술상식에 의해 추론할 수 있는 효과라면 참작이 가능한데,
이것보다 추론 불가한 예측 곤란한 효과가 진보성에 도움이 되니,
특이한 효과가 명세서에 기재되어 있는 것이 좋습니다.

만약 명세서에 효과가 기재되어 있지 않으면 그 발명에 대해 특이한 효과가 없다고 보아,
진보성을 부정합니다.

예컨대 선택발명의 경우는 특허줄 수 없는 별것 아닌 구성으로 이루어진 발명이기 때문에,
특별히 명세서에 이질적인 효과 또는 양적으로 현저한 효과가 명확히 기재되어 있어야,
진보성을 인정받을 수 있습니다.

그래서 위 효과의 기재는 경우에 따라 다르지만
선택발명의 경우는 주로 진보성에서 쟁점을 잡으니
진보성으로 인식하기 바랍니다.

예컨대 의약용도발명 같은 경우는
효과 기재를 특허법 제42조 제3항 제1호로 취급합니다.
이렇게 쟁점에 따라 효과가 기재되어 있는지 아닌지를
진보성 또는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 보는데,
선택발명은 보통은 진보성으로 보니,
일단은 진보성으로 잡으세요.

다만 판례노트를 읽다 보시면 어느 것으로 잡아도
실질은 같은 내용이다라는
취지의 문구도 있을 것이니, 참고하시면 실력이 보다 향상될 것입니다.

정리하면 실체는 효과 기재가 누락되어 있을 경우
특허법 제42조 제3항 제1호, 제29조 제2항 모두에서 문제가 될 수 있습니다.
다만 실무는 어느 경우는 제42조 제3항 제1호로,
어느 경우는 제29조 제2항으로 처리해주기를 희망하는 바가 있습니다.
이 중 선택발명에서의 효과 기재는 물론
양적으로 현저한 정략적 기재가 없었던 사안에서 특허법 제42조 제3항 제1호로 취급한 사례도 있습니다만
대게는 특허법 제29조 제2항으로 취급해주기를 바라니,
선택발명에서의 효과기재는 진보성 쟁점으로 정리하면 보다 일반적이라 할 수 있겠습니다.


한편 제42조 제3항 제1호와 제29조 제2항의 개념은 구분하고 계시죠?



2. 당연히 진보성은 효과가 주된 쟁점이니,
가정적으로 서술해야만 합니다.
선택발명은 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 하고,
그 효과는 일반적으로 명세서에 기재되어 있어야 하니,
명세서에 효과가 기재되어 있지 않다면
종국적으로 진보성을 인정 받지 못할 가능성이 있습니다.

따라서 진보성의 인정여부가 문제라면
효과에 관한 명세서 기재를 가정적으로 언급하는 것이 좋다고 생각됩니다.


(홈페이지 자주 찾아오시고, 글 많이 남겨주세요...^^  화이팅 !)


#선택발명 #2008후736 #판례노트11번

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