조현중 특상디
[질의] [판례] 2008후64, 2008허4523
[대상]
권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 '대응되는 구성'으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 '확인대상고안의 구성 전체'를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.(대법원 2008후 64 판결)
간접 침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 때에는, '피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않은 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상', 확인대상발명을 위 실시부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.(특허법원 2008허 4523 판결)
[질의]
2차 강의를 듣는 와중에 간접침해의 자유기술항변 관련 부분에서 의문점이 들어 질문드립니다.
해당 강의에서는 <간접침해에서 자유기술항변의 판단대상>을 뭐로 할 것인가에 대해서 위의 대법원 판례와 특허법원 판례를 상반된 판례로 소개하면서
전자는 판단대상을 "확인대상발명(고안)"으로, 후자는 판단대상을 "특정한 대응제품"으로 한 것인 바, 다음과 같은 경우에 이는 상반된 판결이라고 설명했습니다.
예를 들어 특허권자의 특허발명이 A+B+C1, 그리고 간접침해자는 A+B(전용품)를 제 3자에게 양도하며 제 3자가 실시하는 제품은 A+B+C2(C1과 C2는 균등범위)인 상황에서
특허권자가 간접침해자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 때 확인대상발명(고안)을 A+B만으로 하여 심판청구하면,
대법원 판례로는 자유기술항변의 판단대상이 "A+B"가 되고, 특허법원 판례로는 자유기술항변의 판단대상이 "A+B+C2"가 된다는 이야기입니다.
※이에 대한 저의 의문은
(1) 먼저, 대법원 판례는 간점침해 사항이라는 어떠한 언질도 없는 것으로 아는데 이를 간접침해에 임의로 적용시켜 위와 같은 예시를 들며 특허법원 판례와 상반된다는 결론을 내리는 것이 과연 타당한가에 대한 의문
(2) 더불어 저의 개인적인 생각으로는 위의 대법원 판례는 단순히 확인대상발명의 전체가 아닌 일부 구성을 기준으로 자유기술항변 여부를 판단하게 되면 그 일부구성은 자유기술에 해당될 여지가 많아지고 이에 따라 간접침해의 입법취지가 퇴색될 수 있다는 우려 하에 의미를 갖는 것이지, 이를 확장해석하여 위와 같은 예시 상황에서 실시되고 있는 특정제품이 아니라 심판청구인이 특정한 확인대상발명(고안)으로만 한정하여 자유기술항변을 판단하라는 의미까지는 아닌 것으로 판단되는데 제 생각이 맞는지 여부
(3) 또한 예시와 같은 상황이 있을 때, 특허권자가 적권범을 청구할 때 실시발명인 A+B+C2를 확인대상발명으로 하지 않고, A+B만으로 특정한다는 것이 실제로 가능한 일인지
(또한 만약 A+B로 심판청구대상을 특정한다해도 "공용성"의 개념에서 현재 실시되고 있는 제품인 A+B+C2도 당연히 같이 고려되어야 하므로 사실상 특허법원 판례대로 가는게 맞는 것 같다는 생각)
(4) 마지막으로, 그 강의에서는 특허법원 판례를 종속설의 입장이라고 표현하셨습니다.
근거는 자유기술항변을 A+B가 아닌 A+B+C2로 판단하게 되면, A+B+C2가 자유실시기술에 해당할 경우 직접침해의 가능성이 없어지는 것이고, 이에 따라 간접침해도 없는 것이 되므로 종속설의 입장과 비슷하다는 것입니다.
사실 국외생산 판례(2014다42110)을 제외하고 판례 중에 종속설을 취하는 것은 없는 것으로 알고 있어서 좀 신선했는데 이 특허법원 판례가 종속설이라는 위와 같은 해석이 타당하다고 볼 수 있는지에 대한 변리사님의 의견
질문이 4가지나 되어 답변이 조금 힘드실 수 있겠지만, 강의들은 이후 머릿속이 한참 복잡해져있는 상황이라 이를 명쾌하게 풀어줄 답변이 필요해 변리사님께 질문드리는 것이니 양해 부탁드립니다 ㅠㅠ
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 2008후64 와 2008허4523 은 상반된 판례라고 정리하지 마시고,
간접침해의 특이성으로 보시기 바랍니다.
상반이라는 표현을 너무 많이 쓰신 것 같습니다.^^
강의시간에 상반이라는 표현을 쓰지 않았을 것입니다...!!!
상반된이라고 강의한 점은 2008후64 와 각주의 이를 부정하는 최근 심판원의 심결입니다.
2. 간접침해는 취지가 직접침해가 일어날 개연성이 높은 실시행위를 미연에 차단함으로써(침해금지청구 가능) 직접침해가 발생하지 않도록 예방하는 차원입니다.
따라서 전용품인지 아닌지만이 중요할 뿐, 전용품의 대상이 공지된 것인지 아닌지는 의미가 없습니다.
이 개념을 나타낸 것이 2008허4523 입니다.
전용품이라면 곧 침해이므로,
전용품의 대상을 자유실시기술인지를 보아서는 안 되고,
전용품의 대상은 전용품인지만 보고,
가사 전용품이라 하더라도,
전체로서 자유실시기술이면 회피가 가능한바
전체로서 자유실시기술인지를 본 것입니다.
3. 아닙니다.!!
질문의 마지막 내용을 보니 위험한 내용이 있네요.
이 사건 적극적 권리범위확인사건입니다.
판례노트 좌측에 심판사건의 표시를 구분해 놓았습니다.
특허권자가 심판을 제기했습니다.
특허권자는 제3자가 실시하는 발명이 자신의 특허발명의 전용품임을 주장한 것입니다.
예를 들어서 특허발명이 A+B+C 라면
제3자가 실시하는 발명은 A+X 인데,
A+X 는 B+C 에만 결합되서
전체로서 A+X+B+C 가 되는
전용품임을 주장한 것입니다.
그럼 특허권자가 특정한 전용품인 A+X 가 자유실시기술인지를 볼 것이 아니라,
특허권자가 특정한 전체 제품인 A+X+B+C 가 자유실시기술인지를 볼 것을 천명한 것이
2008허4523 입니다.
무엇인가 지금 짬뽕하신 것 같습니다.^^
4. 상반이라는 언급을 빼세요.^^
알고 있는 것처럼 간접침해 사건도 아닌 2008후64 를 간접침해 사건에 언급하면 안 됩니다.
상반이란 2008허4523 의 간접침해 사건이 아니라
각주를 보시면 심판원 심결이 있습니다.
거기서 2008후64 처럼 판단하지 않고,
예컨대 특허발명이 A+B 이고, 확인대상발명이 A+B'+C+D 이면,
A+B'+C+D 를 자유실시기술인지 볼 것이 아니라,
A+B' 가 자유실시기술인지,
즉 특허발명과 대응되는 구성만으로 한정해서
자유실시기술인지를 보자는 내용을 언급한 것입니다.
잘 의문을 제기한 것처럼
사건이 다르면 판례를 적용할 수 없습니다.ㅈ
직접침해 사건의 판례를 간접침해에 명분도 없이 적용하면 안 됩니다.^^
상반이라는 것을 잘못 이해하고 있습니다.!!!!
5. (3) 질문은 A+B+C2 가 실시 제품인데 권리범위확인심판청구하면서 확인대상발명을 A+B 로 써도 되냐는 질문이라면 마음입니다.
확인대상발명을 표현하는 것은 청구인 마음입니다.
대신 특허발명과의 관계에서 문언침해, 균등침해, 간접침해의 판단이 가능할 정도로는 표현해야
확인의 이익이 인정되어 각하심결되지 않습니다.
이 부분은 의약품을 예로써 확인대상발명 특정 쟁점에서 설명했습ㄴ디ㅏ.^^
6. 종속설이라는 표현 사용하지 마세요.^^
다른 수업을 수강하신 것 같은데,
다른 수업과 짬뽕되시면 안 됩니다.!!
무엇인가 짬뽕되어 있다는 느낌이 있습니다.^^
정리하시기 바랍니다.
강의시간에 종속설이라는 단어를 언급한 적 없습니다.^^
국외생산 판례도 갑자기 여기서 나올 이유가 없습니다.
내용이 다 다릅니다.^^
위 답변을 보시고,
정리한버 다시 하시기 바랍니다.^^
(홈페이지 자주 찾아오시고, 글 많이 남겨주세요...^^ 화이팅 !)
조현중님의 댓글
조현중 Date:요점만 정리하면 다음과 같습니다.
1. 간접침해에서 자유실시기술인지는 전용품을 대상으로 할 것이 아니라, 심판청구인이 특정한 그 전용품이 사용될 전체 물품을 기준으로 볼 것
2. 직접침해에서 자유실시기술인지는 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 볼 것
조현중님의 댓글
조현중 Date:혹시 다른 수업에서 이렇게 내용을 대비했었다면
그것은 잊어버리는 것이 좋겠습니다.
제가 대비하는 형식으로 정리하는 것을 좋아합니다만,
질문주신 대상들은 의문을 품고 있는 것처럼
대비할 대상이 아닙니다.
서로 전혀 다른 사안들입니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:화이팅 !!
조현중님의 댓글
조현중 Date:그리고 종속설이라는 것은 판례 어디에서도 등장한 바 없는 용어입니다.
판례 문구 그대로만 공부했으면 좋겠습니다.^^
어빙님의 댓글
어빙조현중님의 댓글
조현중 Date:아.. 미안합니다.
제가 질문을 정확하게 읽지 못했네요...^^
이번에 제 중급강의를 수강하시고, 제 강의내용에 대해 질문 주신 줄 알았습니다...^^
그럼 더 혼란이 있으셨겠네요...
제가 위에서 답변한 내용은 올해 제 판례강의를 수강한 2차생분인줄 알고 작성한 것이니,
여기서 또 혼란은 갖지 마시고요...^^
그 강사님은 좋은 분이니,
많이 질문하시구요!!!
2차 강의는 계획하고 있습니다.
다음달에 2차 강의로서, 기존과는 다른 새로운 강의를 해볼까 고민 중에 있습니다.^^