조현중 특상디
[질의] [판례] 2005후3192, 2016허8490 의식적제외 판단기준
[키워드] 2005후3192, 2016허8490, 의식적 제외
[대상]
1. 2005후3192
원고가 명칭을 ‘자외선 경화형 도료를 이용한 마감 코팅방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번 호 제405377호)을 당초 4개의 청구항으로 출원하였다가, 특허청 심사관으로부터 공개특허공보 제1986-2708호에 게재된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받게 되자, 의견서 및 보정서를 제출하면서 위 공개특허공보에 게재된 발명과의 관계를 고려하여 청구 범위를 축소하는 보정을 한다고 주장하고 종속항인 보정 전의 청구항 2, 3, 4에 있던 구성을 청구 항 1에 포함시키고 그 종속항을 모두 삭제하였고, 그 결과 보정 전의 청구항 1에서는 이 사건 특 허발명의 투명수지층에 사용하는 ‘투명수지의 재질’과 ‘자외선 경화형 도료의 도포방법’에 대하 여 아무런 한정이 없었으나, 보정 후의 청구항 1에서는 ‘투명수지층의 재질’이 ‘폴리에스테르계 또는 에폭시 폴리에스테르계’로, ‘자외선 경화형 도료의 도포방법’이 ‘커튼코팅방법’으로 각 한정 되게 된 사실을 인정한 다음, 보정 후의 청구항 1에서 한정한 투명수지의 재질과 자외선 경화형 도료의 도포방법을 제외한 나머지 투명수지의 재질과 자외선 경화형 도료의 도포방법은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 할것이다.
2. 2016허8490
(1) 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구 성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등 참조).
(2) 출원경과에서 신규성, 진보성 부정 사유로 사용된 인용발명 1 내지 4 어디에 도 이 사건 제1항 발명 구성요소 6의 제1, 2 나사부를 갖고, 상부체 및 하부체와 나사, 볼트 결합하는 구성이 나타나 있지 않고, 피고가 구성요소 6과 균등관계에 있는 구성 을 권리범위에서 제외한다는 의견을 제시한 바도 없다. 그러므로 삭제된 청구항 6과 거절이유통지가 없었던 삭제된 청구항 7(이 사건 제1항 발명의 구성요소 6을 포함)을 결합하여 청구범위를 감축하는 보정을 하였다는 이유만으로 구성요소 6과 균등관계에 있는 구성요소를 의식적으로 제외하였다고 볼 수는 없다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리보호범위에 속한다고 봄이 타 당하고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외되어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 원고의 주장은 이유 없다.
cf. 2005후3192 판례는 구글에서 검색이 되지않아 원문을 확인하지 못했지만 구글 검색 제일 윗 게시글에서 긁어왔습니다. 쟁점특허법 17년 판 교재에서 읽은 적 있는 판례입니다
[질의]
1. 양사안 모두 종속항을 삭제하고 종속항의 구성을 독립항에 포함시킨 사안인 것 같은데요. 변리사님이 앞서 코멘트를 남겨주신바 및 특허법원 판례에서 설시하는 바와 같이 출원과정에서 심사관이 제시한 견해 및 출원인의 의도 등을 참작해야 한다는 원칙에 비추어 볼 때, 가능하다면 2005후3192는 대략적으로 어떤 사안이었는지 알고 싶습니다
2. 판례문구 중 "특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구 성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다" 위 문구에서 ~각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴~ 가 구체적으로 어떤 경우를 말하는지 잘 모르겠습니다. 판례원문에서 첨부한 청구항별 심사결과 표를 각 청구항 별로 출원경과를 개별적으로 살피는 구체적인 예인가요?
최신판례 자료 유익하게 읽고있습니다 감사합니다
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 2005후3192 는 진보성 거절이유를 통지 받자, 선행발명과의 관계를 고려해서 청구범위를 축소하는 보정을 한다는 의사를 표시한 것으로 보아, 청구범위 축소 전의 발명은 모두 의식적으로 제외된 것으로 본 사례입니다.
2. 2016허8490 은 진보성 거절이유의 극복을 위해 청구범위를 축소했다고는 보지 않은 것입니다. 이를 위해 제가 올려 놓은 판결문도 보면 청구범위 축소 여부가 선행발명과의 차이점을 부각하는데 도움이 되었는지를 살피는 문구가 간접적으로 있습니다.
핵심은 이것입니다.
단순히 청구범위의 감축이 있었다고, 감축 전의 발명 모두를 의식적 제외로 판단하지는 않습니다.
진정으로 거절이유의 극복을 위해 감축한 명분이 있는지를 살핍니다.
그 명분이 있으면 의식적 제외, 그 명분이 없으면 의식적 제외가 아닙니다.
이것이 나중에 변리사가 되셔서 균등범위에 속하는지를 판단할 때 가장 먼저 선행할 분석이 될 것입니다.
3. 이것을 저도 밑줄을 치기는 했는데,
표현이 새로워서 익숙하라고 밑줄을 쳤을 뿐이지,
새로운 의미가 있는 것은 아닙니다.
크게 주목하지 않아도 됩니다.
청구항별로 발명이 다를 수도 있고,
권리범위확인심판 같은 것도 청구항별로 심리하니,
이런 관점에서 설명한 것에 불과하지 않을까 싶습니다.
큰 의미는 없다고 생각됩니다.^^
발명별로 거절이유의 극복을 위해 의식적으로 제외한 이력이 있는지를 검토한다.
이 정도로만 정리해도 충분할 것 같습니다.
(홈페이지 자주 찾아오시고, 글 많이 남겨주세요...^^ 화이팅 !)
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