조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2017. 3. 23. 선고 2016나1295 지분이전양도
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2016나1295.pdf
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[본 판례의 참고점]
특허권 지분 이전 계약에 있어서 일부 청구항이 무효로 되었을 때에 민법상의 이행불능 여부를 묻는 쟁점임
[주요 판시사항]
특허권의 지분을 이전하기로 하는 계약에 따라 지분을 이전하기 전에 일부 청구항이 무효로 확정된 사안에서 위 청구항 발명에 대한 특허권 지분 이전이 계약의 주요 목적이었다고 보아 민법 제537조 제1항에 따라 기지급된 대금을 부당이득으로 반환하여야 하는지 여부(적극) / 위 대금을 반환할 때는 대금 전액을 반환하여야 하는지 여부(소극)
[주요 판결요지]
1. 원고가 이 사건 계약을 체결한 목적은 이 사건 특허권에 대한 지분을 이전받음으로써 이 사건 제8항 발명을 무상 실시하고 이 사건 제8항 발명으로 인해 발생하는 수익을 분배받는 데 있었다고 할 것이고, 이러한 목적을 피고도 잘 알고 있었으며, 원고로서는 이 사건 잔존 발명에 대한 특허권의 지분을 이전받는 것만으로는 위와 같은 목적을 달성할 수 없어서 이 사건 계약을 체결하지 아니하였을 것이라고 인정된다.
이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무는 계약 체결 후 계약의 대상인 이 사건 특허권 중 가장 중요한 부분인 이 사건 제8항 발명이 무효로 되고, 원고가 이 사건 잔존 발명에 대한 지분 이전만으로는 계약의 목적을 달성할 수 없게 됨에 따라 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 인하여 이행불능에 이르렀다.
따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 민법 제537조 제1항에 따라 원고로부터 지급받은 이 사건 계약에 따른 대금을 부당이득으로 반환하여야 한다.
2. 한편 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 실시할 권리를 가지며(이 사건 계약 제3조 제4호), 원고가 계약일 이후 이 사건 제8항 발명을 실시한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 원고는 피고에게 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 때까지 이 사건 특허권을 실시함으로 인하여 얻은 사용료 상당의 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있고, 위 사용료 상당의 이익은 피고가 반환할 대금에서 공제되어야 한다.
[코멘트]
민법적인 쟁점이며, 특허법 고유의 쟁점은 거의 없다고 생각됩니다.
따라서 가볍게만 보고 넘어가시면 됩니다.
특허권자인 甲이 乙에게 특허침해라고 주장하자 乙이 침해분쟁 해소를 위해 2012. 6. 15. 까지 실시권계약을 체결했고, 실시권 기간의 만료에 임박해서 2012. 4. 2. 에 甲의 특허권 일부 지분을 이전하는 이전계약을 맺은 듯 합니다.
그런데 이후 甲의 특허권 중 乙과의 관계에서 침해분쟁에 핵심이 된 청구항 제8항이 무효로 되자, 乙은 더 이상 甲과의 관계에서 특허침해 이슈가 소멸되어, 특허권 지분 이전계약에 이행불능을 이유로 乙이 지급한 대금의 반환을 요구한 사건으로 보입니다.
이에 대해 법원은 청구항 제8항이 甲과 乙의 특허권 지분 이전계약에 있어서 가장 핵심적인 청구항이었다고 보아, 청구항 제8항이 무효로 된 이상, 위 특허권 지분 이전계약은 이행불능이 된 것으로 보았으나, 다만 乙이 지급한 대금 중 청구항 제8항이 무효로 되기 전까지 乙이 청구항 제8항에 관한 발명을 실시한 부분에 대해서는 공제하고 나머지만 반환하면 되는 것으로 판시했습니다.
이 판례로부터는 특허권이 무효로 되었을 때 특허권자로부터 특허권 이전계약에 따라 지급한 대금을 모두 반환 받을 수 있는 것은 아니고, 특허가 무효로 된 시점까지의 특허권 실시에 대한 이익액은 공제하고, 나머지만 반환 받을 수 있다는 점만 참고하면 될 것 같습니다.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.