[본 판례의 참고점]

간접침해에서의 전용에 대한 입증책임

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

1. 등록고안의 권리범위가 부정되는지 여부 - 등록고안이 신규성 위반의 무효사유를 지니는지

등록된 고안이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다.

한편 고안의 동일성 여부의 판단은 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지, 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 보아야 한다. 

2. 간접침해

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다.

위 조항의 문언과 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 '생산' 이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 

공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 

생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다.

나아가 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건' 에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건' 에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조). 그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다. 따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

[코멘트] 

간접침해에 관한 법리는 거의 다 등장한 판례입니다.

전용품을 의미하는 "생산에만" 에서의 "생산" 의 개념, "에만" 의 의미와 같이 간접침해에서 살필 수 있는 중요한 법리는 대부분 등장했습니다.

올해 2차시험에도 출제되었는데 균등물의 전용품도 간접침해가 성립할 수 있습니다.

이 점을 나타내는 것이 위 생산의 결과물은 균등한 구성요소를 모두 그대로 포함의 문장입니다.

위 빨간색으로 표시한 부분은 특허법원 고유의 논리인 듯 한데, 입증책임 문제입니다.

그 동안 전용인지 아닌지는 특허권자가 입증해야만 하는 쟁점인 것으로 입증책임을 분담해 왔습니다.

이 판례에서는 특허권자가 간접침해 대상인 확인대상발명이 특허발명의 부품으로 사용될 수 있음 정도만 입증하면, 입증책임을 다소 완화시켜서, 제3자 입장에서 위 부품으로 다른 물건도 경제적, 상업적으로 만들 수 있음을 밝힐 것을 요구한 듯 합니다.

위 빨간색 부분은 특허법원 고유의 논리로 보이므로, 1차생들은 생략하되, 2차생들은 잘 참고하기 바랍니다.

최근 특허법원이 입증책임의 소재에 관해 따지는 빈도가 상당히 높아졌기 때문입니다.

사실 특허사건은 정확한 입증이 현실적으로 곤란합니다.

입증이 정확히 되지 않은 경우 누구를 승소자로 만들 것인가가 입증책임입니다.

과거에는 다소 추상적으로 입증이 정확히 이루어지지 않았더라도 입증이 된 것으로 보고 판단하는 경우가 있었다면,

최근은 이를 깐깐히 살펴, 사실 기술이란 것이 정확한 입증이 현실적으로 곤란함에도 불구하고, 입증이 정확히 이루어지지 않으면, 입증이 안 된 것으로 보기 시작했고, 때문에 누구를 지게 할까를 결정하고자, 입증책임이 누구에게 있는지를 많이 묻고 있습니다.

그 밖에 1. 내용은 특허발명에 신규성 무효사유가 있으면 권리범위 인정하지 않는데 그 내용입니다.

이 사건은 실용신안에 관한 것이어서 고안이라는 표현을 썼을 뿐, 특허에서 공부한 판례와 동일합니다.