조현중 특상디
[질의] [법령] 확대된 선출원주의
[키워드] 특허법 29조 3항
[대상] 제29조(특허요건)
③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것
[질의] 안녕하세요. 간단한건데 갑자기 헷갈려서 질문드립니다. 확대된 선원이란게 최초명세서, 도면에 있던 발명(조문에서는 다른 출원)을 그 출원일 이후에 출원하는 것에 적용하는 것으로 알고 있는데요. 이 때 아직 출원공개 안된 출원도 다른 출원으로 보나요?
그러니까 예를 들어
2017. 5. 19 출원(출원인 A, 발명자 A) 2017. 8. 19 출원(출원인 B, 발명자 B)
최초명세서, 도면 최초명세서, 도면
X,Y Y
청구범위 청구범위
X Y
1. 오늘이 2017.8.19이면 왼쪽 출원이 아직 공개가 안되었는데 오늘(2017.8.19) 오른쪽 발명이 출원되면 확선 때문에 거절되는 건가요? 아니면 왼쪽 출원이 출원공개 전에 취하, 거절될 수도 있으니 알 수 없는건가요?
2. 위의 예시와 무관하게 무효사유 항변에 확선도 포함할 수 있다고 하는데 만약에 그렇다면 아직 공개되지 않아서 출원인 빼고 아무도 알지도 못하는 발명을 무효사유 항변으로 삼을 수 있나요?
3. 기출문제 풀때 확선 판단시점은 그 시험 당일로 잡아야 하나요?
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
확대된 선원의 지위는 출원공개 또는 등록공고가 되어야만 발생합니다.
확대된 선원의 지위의 도입 취지를 생각하시면 됩니다.^^
1. 아니요. 선출원이 출원공개가 되면 후출원이 확선으로 거절됩니다.
선출원이 출원공개되기 전에 취하나 거절결정확정되어 출원공개되지 않으면 후출원은 확선으로 거절되지 않습니다.
선출원이 출원공개되었는지가 확정되지 않은 상태에서는 후출원에 대한 심사를 기다려볼 수도 있을 것입니다.
2. 무효의 항변이란 특허가 된 상태에서 그 특허에 무효사유가 있음을 주장하는 것입니다.
후출원이 특허가 된 시점이라면
당연히 선출원이 출원공개가 되었는지, 안 되었는지가 결정되었을 가능성이 높습니다.
물론 아주 가정적으로 만약 후출원이 특허가 되었는데도,
선출원의 출원공개 여부가 확정되지 않았다면
후출원에 대해 확선의 무효사유가 있음을 주장할 수는 없을 것입니다.
아니 제3자 입장에서는 아예 선출원의 존재도 검색할 수 없습니다.
출원공개가 되지 않는 한 선출원의 존재를 외부에서는 알 수 없기 때문입니다.
3. 그와 같은 약속은 없습니다.
다만 기출문제를 보시면, 1 문제는 "현재 심사 계속중이다" 라는 문구로부터 현재를 시험 당일자로 보아, 시험 당일자를 기준으로 선출원이 출원공개가 되었을 것인지, 아닌지를 가정하여 풀도록 출제한 것이 있었습니다.
그러나 시험 당일로 보아야한다는 약속 같은 것은 없습니다.^^
#제29조제3항 #확대된선원