조현중 특상디
[질의] [질의] 의약용도발명 및 발명의 성립성
[키워드]
의약용도발명, 특허법제2조제1호
[대상]
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
[질의]
중급강의 수강중인 학생입니다!
발명의 성립성에서 문제가 되는 경우가 프로그램, 의약용도, 미생물 관련 발명으로 알고 있습니다.
그 중 의약용도 발명은 기술적 사상이 문제되어 기술적 사상은 기능과 반대되는 개념으로, 반복 재현성이
있어야 하는 것으로 알고 있습니다. 그중 의약용도 발명은 특히 재현성 즉, 효과에 무게를 두어 출원시에
효과를 명확하게 밝히지 않으면(약리기전이 명확히 밝혀진 경우가 아닌 이상) 미완성 발명으로 보아 거절
결정이 되는 것으로 알고 있습니다. 이때 거절결정이 되는 법적 근거는 미완성 발명(29조1항)과
명세서 기재불비(42조3항)이며, 그중 미완성 발명은 47조2항으로 인해 하자치유가 안되는 것으로 알고 있
습니다.
[질의내용]
질문입니다.
1. 저 위에 제가 서술한 내용이 맞는지요? 틀린부분이 있다면 알려주실수 있나요?
2. 29조 1항에 산업상 이용가능성과 2조 1호의 발명의 성립성의 내용이 있는 것으로 알고 있습니다.
즉 의약용도발명 뿐만 아니라 다른 발명에 대해서도 적용 가능한 거절이유라는 것인데,
다른 발명들도 적용을 받는다면 의약용도발명처럼 약리효과가 있다는 것을 입증하는 것처럼 효과를 입
증해야 완성된 발명으로서 성립성이 인정되어 거절이유통지를 받지 않는건가요? 그렇다면 왜 중급판례
수업에서 의약용도만을 따로 다룬것인지 이해가 안갑니다.
아니면 의약용도발명은 그 효과를 데이터등 약리기전을 통해 '입증'해야 하는 것이고 입증 하여야 효과를
기재한 것으로 볼 수 있고 다른 발명은 단순히 효과를 기입하여 그발속기통지자가 재현가능하게 되어 발
명성립성이 충족되는 것에서 차이가 있는것인가요?
아니면
발명의 설명 기재 방법은 42조 9항에 있는데 이는 절차 무효사유입니다. 시행규칙에서 보면
발명의 설명중 내용에 목적 구성 효과가 있고 이는 생략이 가능한데, 혹시 다른 발명은
효과가 기재되어 있지 않아도 완성발명으로 보아 발명의 성립성과 42조 3항 1호를 충족하는 경우가 있고
의약용도 발명은 특유하여 효과(약리기전)가 명확하게 기입되어 있지 않으면 미완성발명으로 보아 예측
성 출원선점을 막는 수단으로 하자치유를 못하게 하는 건가요?
질문이 다소 길고 횡설수설 한점 죄송합니다.
3. 정리하면 발명의 성립성이 문제되는 부분에서, 기술적 사상이라 함은 반복, 재현성을 의미하는데 이는
효과를 의미합니다. 중급판례강의에서 특유하게 의약발명을 다루었는데, 효과'입증'이 되어야 효과를
기재 한 것으로 되는 것에서 특이한것인지 아니면 의약발명만 특유하게 꼭 효과를 기입하여야만 되는 것인지가 헷갈립니다.
항상 좋은 강의 감사하고 친절한 답변 항상 감사드립니다.
8.21
4. 다시 한번 생각을 해보았는데 의약발명의 경우 약리기전이 명확히 밝혀진 경우 등 이 아닌 이상 그 효과를 입증하지 않으면 효과가 기입되어있지 않은 것으로 보아 발명의 성립성과 동시에 42조 3항 1호가 문제되는 것이 되는 것 같습니다. 즉, 다른 발명과 약리데이터 등 효과'입증'부분에서 차이가 나는 것입니다!
(수업시간에 말씀해주신 예측성 출원선점을 제한하기위함을 아닌가 생각됩니다.)
그런데 여기서 하나더 질의합니다. 의약발명에서 효과 '입증'을 하여야 발명의 성립성(하자 치유 불가)
및 42조 3항 1호를 만족하는 것으로 보아 예측성 출원선점 제한을 한다면 다른 여타의 발명은 효과'입
증'을 하지 않아도 효과기재한 효과가 있어서
발명의 성립성은 문제가 되지 않더라도 42조3항 1호는 문제가 되는 경우가 있는 것 맞나요?
질문이 길고 횡설수설한점 다시한번 죄송합니다.. 글을 그래도 몇번 다듬고 노력은 해봤어요..ㅠㅠ
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 대체적으로 맞고, 조금 더 구체적으로 표현하자면,
프로그램은 자연법칙을 이용하지 않은 것이서 발명이 아니라는 문제,
의약용도는 효과 확인이 곧 발명의 완성이라고 볼 수 있는데 발명을 완성했는지, 즉 효과를 확인했는지의 문제,
미생물은 그 미생물의 현실적 존재를 확인하고, 그 미생물을 이용한 발명의 반복재현이 가능한지에 있어서, 그 미생물의 입수가 가능한지의 문제라고 보면 됩니다.
물론 위 흐름은 모두 제 사견입니다.
프로그램은 발명이 아닌 것
의약용도는 미완성인지
미생물도 미완성인지가 쟁점이 됩니다.
2. 좋은 지적입니다만,
이 부분은 실무에서도 많은 다툼이 있으니
깊게 가지 마세요.
즉 누구는 의약용도발명처럼 효과의 입증이 필요하나 입증데이터가 없으면 절대로 안 된다와
의약용도발명은 특이 case 이고, 효과에 대한 입증데이터는 사후적으로 제출해도 문제가 되지 않는다 등
여러 다툼이 있고,
아직 실무에서도 정립되지 않았습니다.
일단은 의약용도발명만 의약의 학문적 특징 때문에,
약리효과 여부는 실험을 통한 입증 없이는
절대로 예측이 곤란하다는 학문적 특징이 있어서,
효과의 입증이 없으면
미완성이다까지의 내용이 나왔다고 정리하고 넘어가시기 바랍니다.
다만 당연히 요즘은 출원할 때는
약학이나 화학발명이라면
효과 입증실험데이터를 꼭 명세서에 기재합니다.
입증실험데이터를 실시예라고 하는데,
실시예를 기재하지 않으면
의약용도발명이 아니면 미완성발명이다라는 얘기까지는 안 하지만,
적어도 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배될 가능성이
어느 정도 있기 때문입니다.
정리하면 의약용도발명만 특이하게 미완성발명의 언급이 나오면서 강한 판례가 등장했다.
약학이나 화학과 같이 입증데이터가 없는 한 효과의 신뢰가 곤란한 경우는
입증데이터가 있어야 효과를 기재한 것으로 보는 경우가 대부분이고,
따라서 명세서에 입증데이터를 기재하지 않으면
대체로 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배될 소지가 약간 있다.
특허법 제42조 제3항 제1호란 제3자가 그 발명을 쉽게 사용하는 것이고,
사용이란 그 발명을 생산해서 출원인이 말하는 효과를 보는 것이므로,
생산과 효과 확인이 누락되어 있으면
특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 보고,
효과 확인의 경우
화학이나 약학은 실험을 통해 입증데이터를 기재해야
효과 확인 가능한 것으로 봄이 대체적인 경향이다.
이 정도만 정리하고 더 나아가지 마세요.
3. 발명자가 효과를 확인하고 출원했냐가 미완성발명 쟁점,
제3자가 효과를 확인할 수 있느냐가 특허법 제42조 제3항 제1호 쟁점입니다.
효과에 대한 입증데이터가 있어야 확인이 되었다고 볼 수 있는 발명이라면,
입증데이터가 명세서에 기재되어 있지 않으면,
미완성발명과 특허법 제42조 제3항 제1호 둘다 적용될 여지는 있으나,
실무에서는 미완성발명이라는 얘기는 의약용도 정도에 국한해서만 사용하고,
나머지 발명은 대체로 특허법 제42조 제3항 제1호로 언급합니다.
너무 깊게 구분하지 마시고,
실무의 경향이라고 보면 되겠습니다.
4. 좋은 지적인데, 실무의 경향이 대체로 미완성발명이라는 표현은 사용하지 않고,
특허법 제42조 제3항 제1호로 다룹니다.
의약용도발명도 정작 요즘 사건에서는 미완성발명이라는 표현 많이 안 쓰고
특허법 제42조 제3항 제1호로 다룹니다.
통상 특허법 제42조 제3항 제1호로 다룬다는 정도만 간단하게 보세요.
이유는 심사기준에도 있는데,
미완성발명으로 취급할 수 있는지가 명백하지 않은 이상,
특허법 제42조 제3항 제1호로 취급할 것을 권고합니다.
더 깊게는 당장 필요 없고,
이 정도만 정리하세요.^^
판례 질문 줄때는 가급적
판례내용 + 판례번호 + 판례노트번호
를 함께 기재해주면 고맙겠습니다.^^
#의약용도발명 #미완성발명 #판례노트3번 #판례노트9번 #제42조제3항제1호
뜩먹자님의 댓글
뜩먹자 Date:감사합니다