조현중 특상디
[질의] [법령] 51조 보정각하
[키워드] 보정각하
[법령]
제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호(거절이유 통지)에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정
2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정
② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.
③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.
1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
[질문]
질문이 두 가지입니다!
1. '직권보정, 직권 재심사, 재심사 시 그 전에 한 보정에 해당할 때 보정각하를 못한다'고 되어있는데 이 말의 의미가
(1) 이미 재심사를 청구했는데 심사관이 재심사 청구전꺼가 보정각하 대상이었다고 하는걸 막는것
⑵ 재심사가 청구되면, 재심사 청구 전 한 보정각하는 무효로 보는 것
둘 중에 어느 의미인지 궁금합니다!
2. 최초거절이유가 통지되어 보정을 했는데 그 보정이 47조 2,3항 위반 없이 그 최초거절이유가 해결이 안 되는 경우(예를 들면 최초거절이유가 신규성 위반이었는데 보정을 하고도 신규성 위반 해결이 안 된 경우)
이 경우에는 보정각하 없이 바로 특허거절결정하는게 맞나요??
날씨 추워졌는데 건강 조심하시고 답변 미리 감사드립니다^^
Comment List
HiHello님의 댓글
HiHello Date:1. 특허법의 절차법적 성격에 비추어볼 때, 보정각하 대상이었음에도 불구하고 이전 절차에서 간과하여 보정을 인정하고 이를 기초로하여 보정서를 제출해 재심사 청구를 한 경우
보정각하 사유를 들어 이전에 간과한 보정을 뒤늦게 각하시킨다면 해당 보정이후의 절차에 혼란이 있을 수 있습니다. 따라서 절차의 안정성을 위하여 일정한 경우 보정각하 하지 아니합니다.
또한, (2)의 경우, 애초에 재심사 청구 전 보정각하가 없었으므로 보정각하를 무효로 한다고 볼 수는 없을 것입니다.
2. 최초거절이유통지에 대한 보정의 경우
(1) 우선 최초거절이유통지(일반거절이유통지)는 심사관이 거절이유 발견시기와 무관하게 해당 출원에 원시적으로 존재하는 거절이유를 심사관이 발견한 경우 행하여지는 거절이유통지로서,
질문하신바와 달리 제47조제2항의 신규사항추가금지 범위 내의 보정을 요건으로 합니다.
(2) 새로운 거절이유
새로운 거절이유인지 여부는 형식적으로 거절이유 또는 인용참증이 상이한지 여부, 실질적으로 출원인이 심사심판단게에서 다툴 수 있는 기회를 보장받았는지 여부로 판단합니다.
(3) 견해
인용참증이 상이하지 않다는 전제하 기통지거절이유의 신규성흠결 사유를 지정기간내 극복하지 못하였다면
보정된 명세서로 심사하되 거절결정을 합니다. (보정각하를 하진 아니합니다.)
다만, 기통지 거절이유를 해소한 경우 다른 거절이유가 없다면 특허결정을 할 것이고, 다른 새로운 거절이유가 있다면 1) 보정에 의해 발생한 것이 아닌 경우(환언하여 원시적으로 존재하였으나 심사관의 과실로 추후에 발견된 거절이유인 경우) 최초(일반)거절이유통지를 하고 2) 보정에 의해 발생한 것인 경우에는 최후거절이유통지를 합니다.
아바투르님의 댓글
아바투르감사합니다!! 근데
'애초에 재심사 청구 전 보정각하가 없었으므로 보정각하를 무효로 한다고 볼 수는 없을 것입니다.'
가 무슨뜻인가요?? 재심사 청구 전 최후거절이유통지 이후에 보정각하되고 재심사 청구할 경우 그 거절결정이 무효가 되는거고 그 보정각하는 그대로 남아있는거 아닌가요...?
HiHello님의 댓글
HiHello죄송합니다 ^^;
심사관님이 보정각하를 간과한 경우에 한하여 답을 작성하였기때문에 위와 같은 표현을 사용하여 혼동을 드린 것 같습니다. 생각하신바와 같이 이전에 보정각하가 있었다면 부적법한 보정각하가 아닌 한 그 보정각하는 유효할 것입니다.
첨언하자면, 제51조제1항단서는 최후거절이유통지에 대한 부적법한 보정이 인정된 이후에 재심사단계 또는 심판단계에서 발견된경우, 보정각하를 하지않고 보정을 적법한 것으로 인정한 후, 보정된 청구항에 거절이유가 존재하면 최후거절이유통지를 하며, 이는 심사관의 처분을 신뢰한 출웡닌의 보호 및 절차안정성을 위함으로 해석됩니다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:답변 조교. 좋네!!!
보통은 매일 점심때 들어왔는데
이제는 매일 야근할 때 들어올테니까
내가 들어오기 전에 꾸준히 답변 먼저 해봐요.
1. 법령 또는 판례
2. 위 법령 또는 판단에 대한 견해 - 견해에 따라 판단기준 확립
3. 판단기준에 따른 사안의 결론 - 질문에 대한 정답
이 형식으로 꾸준하게.^^
글은 최대한 길게 쓸 수 있으면 오픈북으로 역량이 되는 한 제일 길게.
1. 법령 또는 판례의 내용을 쓸 때는
가급적 근거 조문 또는 판례번호를 적시하고,
이것을 내년 3월까지 근성있게 연습해보세요!!
반드시 도움이 될 것입니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:1. (1) 특허법 제51조 제1항 단서는 예컨대 재심사청구를 했을 때, 재심사청구하면서 제출한 보정서말고,
재심사청구 전에 한 보정서에 보정각하사유가 있었으나 보정각하하지 아니한 것,
이것에 대해 보정각하결정할 수 없다의 의미입니다.
이유는 재심사청구하면서 하는 보정이 위 보정각하사유가 있었으나 보정각하되지 아니한 보정을 바탕으로
여기서 감축 등을 한 것인데,
감축의 기준이 되는 대상이 보정각하결정되어 사라지면
재심사청구하면서 한 보정도 애매해질 수 있기 때문입니다.
(2) 이쪽 보정각하 쟁점에서는 "무효" 라는 말 쓰지 마세요.^^
"무효" 라는 말이 등장할 내용이 전혀 없습니다.^^
2. 일단 일반(최초)거절이유가 통지되어 명세서, 도면을 보정했을 때는 특허법 제47조 제3항이 등장하면 안 됩니다. 여기는 특허법 제47조 제3항이 등장할 필요가 없습니다. 최후거절이유통지나 거절결정이 아니므로,
일반(최초)거절이유가 통지된 경우는
1. 심사대상확정
2. 기 통지 거절이유 극복여부
3. 새로운 거절이유 존재여부
중에서 심사대상확정할 때 보정각하결정을 하지 않으므로,
무조건 명세서, 도면의 보정대로 보정된 것으로 보고,
이어서 기 통지 거절이유 극복여부를 보는데,
극복되지 않았으면 거절결정입니다.^^
(홈페이지 자주 찾아오시고, 글 많이 남겨주세요...^^ 화이팅 !)
#제51조제1항단서 #보정각하결정