조현중 특상디

[특허판례] [특허법원판례] 2017. 6. 30. 선고 2016나1929 연장된 존속기간의 효력범위 [새로운 법리]

[본 판례의 참고점]

특허법 제95조의 해석

 

 

[주요 판시사항]

 

 

 

[주요 판결요지]

1. 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 제조,수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조,수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조,수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조,수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다.



2. 균등론 또는 균등침해이론은 구 특허법 제97조가 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다." 라고 규정하고 있음에도 발명의 핵심을 기술적 사상으로 파악하고 그와 동일성의 범주에 속하는 일정한 범위 내에서 그 외연을 넓혀 특허권의 권리범위로 인정하고자 하는 이론으로, 침해대상물의 구성요소의 일부가 특허발명의 대응되는 구성요소와 문언상으로 동일하지 않다고 하더라도 서로 균등한 관계에 있다면 침해대상물이 특허발명을 침해한다고 보는 것이다.


 

그러나 구 특허법 제89조가 정한 특허권 존속기간 연장제도는 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도이지 특허발명의 기술적 범위를 확장하는 제도가 아니며, 더욱이 특허권의 존속기간이 연장된 특허발명의 기술적 범위를 확장하는 제도가 아니며, 더욱이 특허권의 존속기간이 연장된 특허발명의 권리범위는 구 특허법 제95조에서 규정하고 있는 바와 같이 '그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허권의 실시 행위' 의 범위 내로만 제한되어야 한다. 따라서 존속기간이 연장된 특허발명에 대비되는 침해대상물에서 그 특허발명이 갖고 있는 구성요소의 치환 내지 변경이 있다고 하더라도, 이 사건에서와 같이 그 침해대상물이 연장등록의 이유가 된 "허가 대상물건" 과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없는 경우에 있어서까지, 양자의 과제의 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다는 등의 이유만으로 존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위에 속한다고 본다면, 이는 그 연장등록된 특허권의 효력범위를 제한하고 있는 구 특허법 제95조의 규정취지에 반하여 그 효력범위가 지나치게 넓어지게 되는 불합리한 결론에 이르게 된다.




[코멘트]

매우 중요한 판례입니다.

수업시간에 소개한 것처럼 이례적으로 진행된 사건으로서, 새로운 법리를 만든 사건입니다.

관련 권리범위확인심판에서는 심판부에서 5인 합의체로 진행했었습니다.

특허법 제95조에 관한 사안입니다.

즉 허가 등에 따른 존속기간이 연장되었을 때, 연장된 존속기간의 효력이 미치는 범위를 해석하는 내용입니다.

구체적으로 특허법 제95조의 "허가 등의 대상" 이란 무엇을 말하는가가 쟁점이 된 사건입니다.

약사법적 소양, 즉 품목허가에 관한 법리를 알아야 이해가 될 수 있는 내용이나, 그럼에도 불구하고 특허법의 새로운 법리를 탄생시킨 사건이기 때문에, 매우 중요하다고 봅니다.​ 

 

 

의약품은 제조 또는 판매하기 위해서는 식약처로부터 품목허가를 받아야 하며, 품목허가는 의약품의 임상시험결과를 바탕으로 그 의약품의 유효성과 안전성을 비교형량하여 식약처가 허가여부를 판단합니다. 

위 임상시험과 품목허가에 소요된 기간만큼 존속기간을 연장하는 것이 허가 등에 따른 존속기간연장제도입니다.

 

 

임상시험은 제조된 의약품으로 진행합니다. 의약품은 인체 내 대사과정을 거쳐 약리효과(활성)를 나타내는 주성분과, 기타 첨가제로 제조합니다.

실제 약리효과를 나타내는 성분은 유효성분이라고 합니다.
유효성분은 경구로 복용했을 때 용해도 등에 제한이 있을 수 있어서, 주성분으로 변형시켜서 의약품을 제조하기도 합니다.
대표적으로 유효성분이 위액 등에서 잘 녹지 않는 난용성 물질이면, 유효성분을 염으로 제조하는데, 이 염을 주성분이라고 보면 됩니다.


이 사건은 물질특허입니다.
물질특허는 유효성분을 청구범위에 기재하고 있습니다.
특허권자는 임상시험은 실질적으로 유효성분의 유효성(약리효과가 나타나는 정도)과 안전성(독성 정도)을 확인하는 과정이었으며, 
따라서 존속기간의 연장은 같은 유효성분을 사용하는 모든 의약품에 대해 다 효력이 미쳐야 한다고 주장했습니다.
예컨대 특허권자가 허가 받은 의약품이 X-A(유효성분 X 에 A 산을 결합시킨 염)일 때,
연장된 존속기간의 효력은 X-A 만이 아니라, 무슨 주성분이 되었건, 종국적으로 활성형태가 X 인 것이면 모두 미쳐야 한다고 주장합니다.


반대로 제3자는 실시의약품이 X-B 를 주성분으로 하여 만든 의약품이었는데,
연장된 존속기간의 효력은 X-A 로 만든 의약품에 국한되어야 한다고 주장했습니다.
X-A 가 실제로 임상시험을 진행한 의약품의 주성분이고, 
주성분의 차이에 따라 경구 복용 후 소화관에서의 용해 정도, 생체이용율 정도가 다를 수 있는며,
그렇다면 임상시험은 주성분에 대해서 행한 것이지,
소화관에서 용해되고, 흡수된 후, 혈액속으로 모두 이동된 상태에서의 활성성분의 유효성과 안전성만 확인한 시험이라고 볼 수 없는바,
임상시험의 대상도 주성분이고,
허가를 받은 의약품도 주성분으로 만든 의약품이며,
따라서 특허법 제95조의 허가의 대상이 된 특허발명의 실시는 
특허권자가 임상시험과 품목허가를 진행한 특정 주성분으로 만든 특정 의약품을 따라하는 것에만 효력이 연장된다고 보아야 한다고 주장했습니다.


이에 대해 법원은 제3자 의견을 받아들여, 
X-B 는 특허권가 허가 받은 의약품인 X-A 와 다른 의약품이고,
또한 별도의 임상시험도 진행한 이력이 있다는 이유로,
연장된 효력에 비침해된다고 판단한 사건입니다.


이 점은 미국, 유럽 모두에서 매우 이슈가 되는 내용이고, 
미국이나 유럽은 법령에 명문화해서,
유효성분으로 폭넓게 보호합니다.


그리고 일본은 존속기간연장제도가 미국이나 우리나라와 좀 다르게 운영되는데,
그 다른 운영속에서 일본은 실제 임상시험과 품목허가를 받은 주성분 + 첨가제의 한정된 의약품에만 연장된 효과를 인정합니다.


우리나라는 어떻게 할 것인가가 최초로 쟁점이 되었고,
우리나라는 존속기간연장제도와 미국과 유사하나,
약간 일본처럼 매우 한정해서 보겠다는 의지를 표현했다고 보면 됩니다.


이것을 나타낸 것이, 
제조,수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품 +
실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조,수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 + 
이미 의약품 제조,수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조,수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품

에만 특허법 제95조의 효과가 미친다고 표현한 것입니다.

 

 

업계에서는 매우 중요해서 각종 신문기사가 나고

상당한 관심을 받은 쟁점입니다.

 

 

그리고 마지막에 균등론 얘기는 일본에서 있었던 쟁점이어서,

이 사건에서 서로 언급이 되었었는데,

결론은 특허법 제95조 판단할 때는 균등론 얘기 꺼내지 말라입니다.





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열공님의 댓글

열공 Date:

실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조,수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품

위의 말이 이해가 안가는데 혹시 부연설명 부탁드려도 될까요..?
'실질적으로 동일하여 허가를 받지 않아도 되는 의약품 등'에 효력이 미친다는 것은 제한적인 해석으로 보이는데 위의 말은 무슨 상황인지 이해가 잘 안가네요..ㅠㅠ
위의 말은 어차피 허가를 또 받아야 하는 상황이 아닌가요..??

흐잉이님의 댓글

흐잉이 Date:

감사합니다 판례 읽어보는거 너무 재밌어요

오졋다링님의 댓글

오졋다링 Date:

감사합니다

맥준님의 댓글

맥준 Date:

감사합니다.

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