[본 판례의 참고점]

상표법으로 적용하려다가 서로 서비스업이 비유사해서 부경법으로 적용한 전형적인 상표분쟁사건

[주요 판시사항]

[주요 판결요지]

1. 서비스표권 침해 여부에 대한 판단

가. 서비스업의 유사성 

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006후3298 판결 등 참조).

카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 무인 숙박업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다.

그러나 양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다.

나. 판단

따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.

2. 영업주체 혼동 여부에 대한 판단(부경법 내용)

가. 판단에 필요한 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위" 를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

여기서 "국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지" 는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고, 

영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다.

한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조)

나. 이 사건 각 영업표지가 국내에 널리 인식된 영업표지인지 여부

상표사용기간, 상표사용매장수, 광고이력 및 투자비용, 매출규모에 따른 수요자의 수 추이, 브랜드지수평가자료 등 활용 

다. 영업 주체 혼동 여부에 대한 구체적 판단 

1) 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 모방자의 악의

2) 영업실태, 경업, 경합관계의 존부

3) 종합

영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 유사성, 모방자의 악의는 인정되나, 원고와 피고간에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우가 있어 보이지는 않음. 

따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 아님.

3. 식별력, 명성 손상 여부에 대한 판단(부경법 내용)

가. 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위" 를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

그 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 여기에 정해진 "국내에 널리 인식된" 이라고 함은, 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 주지한 정도를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 저명한 정도에 이른 것을 말한다고 해석하여야 하며, 국내에 널리 인식되었는지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되는데, 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조),

명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종, 유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

나. 판단

1) 이 사건 각 영업표지가 저명한지 여부

2) 영업표지의 동일, 유사성

​이 사건 각 침해표지는 이 사건 각 영업표지와 호칭, 관념이 동일하거나 요부인 "OUTBACK" 부분의 호칭, 관념이 동일하므로, 이 사건 각 영업표지와 서로 동일, 유사하다. 

3) 이 사건 각 영업표지의 식별력, 명성 손상

4) 종합

​피고의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 

따라서 원고는 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.

[코멘트] 

등록상표  의 권리자 아웃백이 산을 나체로 변형하여 모텔의 표지로 사용한  의 사용자에 대해 아웃백의 이미지와 가치를 선정적인 형상으로 손상시켰다고 사용을 중지할 것과 금전적인 보상을 할 것을 제기한 사건으로 보입니다.

상표는 저명하나, 서비스업이 서로 비유사해서, 

상표권 침해로는 볼 수 없을 때, 
상표권자 입장에서 취할 수 있는 조치에 대해, 

상표 2차 답안지 작성의 정형적인 목차와 내용으로 판결문이 구성되어 있습니다.

따라서 답안지 작성 스타일을 위해 반복적으로 회독해 보시기 바랍니다.

아주 전형적인 상표 사건의 일예입니다.

상표법으로 해결이 안 되니까 부경법으로 진행했습니다.

앞으로는 상표 판례도 적극적으로 자료 올리겠습니다.

곧 1차 전용 상표 모의고사나 정리강의도 기회가 되면 진행하겠습니다.

한편 이 판례에서 쟁점이 되는 부분 중 하나가 손해배상액 부분인데,

여기까지는 시험범위에서 너무 지나친 것 같으니,

실력 있는 분들만 첨부의 참고파일로 간단하게 보시기 바랍니다.