조현중 특상디
[질의] [기출] 분할출원 최초 명세서 또는 도면
[법령]
제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015.1.28., 2016.2.29.>
1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간
[대상] 49회 11번
'甲은 발명의 설명에 발명 A,B,C를 기재하고 청구항 1에 발명 A, 청구항 2에 발명 B를 기재하여 특허출원 X를 했다. 乙은 甲의 출원일 후에 발명의 설명 및 청구항 1에 발명 C를 기재하여 특허출원 Y를 했다. 甲은 乙의 출원일 후에 발명의 설명 및 청구항1에 발명 C를 기재하여 특허출원 X를 기초로 분할출원 Z를 했다.'
[질의]
위의 문제 해설을 보면,
'甲의 분할출원 Z은 원출원 X출원으로 소급하므로 乙의 Y출원은 甲의 Z출원에 의해서 선출원주의 위반으로 거절된다.'
라고 되어있습니다.
그런데 선출원주의는 청구범위 끼리 비교하는 것으로 중급강의(판례강의)에서 배웠는데요,
위의 상황은 甲의 원출원의 청구범위에는 A,B만 있고 발명의 설명에 A,B,C가 있는데 분할출원은 청구범위에 C를 적어서 한 상황입니다.
이렇게 돼도 최초 발명의 설명의 범위에 C가 들어가니까 분할출원 Z의 청구범위에 있는 C가 원출원의 출원일로 소급되는 효과가 발생하나요?
위의 논리는 우선권주장, 분할출원, 변경출원에 모두 적용되는 것인가요?
즉, 원출원의 최초 청구범위에는 적혀있지 않으나 발명의 설명에만 적혀있는 범위에 대해서 선출원의 지위를 갖나요?
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
네.
청구범위로 한정할 사항이 아닙니다,
이것은 발명이 앞서서 출원일자 인정 받은 적이 있냐의 문제이므로
분할 변경출원범위나, 우선권주장효과 따질때는 앞의 것 최명도로 봅니다.^^
원출원의 청구범위에 뭐가 써있었는지는 전혀 고려 대상이 아닙니다.^^
원출원의 최명도 모두를 봅니다.^^