조현중 특상디
[질의] [법령]PCT 관련(208조, 209조 등)
[키워드] 분할출원, PCT 분할출원, PCT 변경출원, 52조1항, 208조1항, 209조
[대상]
제52조(분할출원)
① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015.1.28, 2016.2.29>
1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간
① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다. <개정 2014.6.11>
1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것
2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것
제209조(변경출원시기의 제한)
「실용신안법」 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있은 후)에만 변경출원을 할 수 있다.
[전문개정 2014.6.11]
[질의]
안녕하세요! 변리사님^^
변리사님의 특허법복습강의 필기자료를 보다가 질문이 2가지 생겨 글 남깁니다.
필기자료 일부 발췌한 부분은 외국어특허출원과 외국어PCT출원을 비교해주신 부분입니다.
1. 외국어특허출원을 한 경우 분할출원의 시기가 52조1항 외에 번역문을 제출할 것이 추가로 제한사유가 된다는 것은 이해하였는데, 이것이 PCT외국어출원에도 적용된다고 봄이 타당한가요? PCT외국어출원의 경우 변경출원의 특례는 209조와 같이 별도조문이 마련되어 있는 반면, 분할출원은 별도 특례가 없는 바 일반 출원과 같이 취급하면 되는 것인지 궁금합니다.
만약 PCT출원 또한 분할출원이 가능하다면 이것이 국내법 상에서만 분할된 출원이 되는것인지 국제사무국의 국제출원에도 영향을 끼치는 것인지도 궁금합니다.
2. 또한 209조의 경우는 실용신안으로 국제출원을 한 후 한국 국내에 진입하여 국내법 상에서 특허출원으로 변경하고자 하는 경우에 적용되는 것이라고 이해하였습니다만, 209조가 적용이 된다면 어떤 형태로 권리가 형성되는지 궁금합니다.
달리 말하자면, 209조가 적법하게 적용되므로써, 국제출원은 실용신안권이고 국내법 상에서만 특허권이 되는 것인지, 국제출원 상에서도 특허출원으로 변경이 되는 것인지 궁금합니다.
그럼, 답변 부탁드리겠습니다^^
(독서실 사진을 보니 변리사님의 수고가 고스란히 느껴지네요!! 기대하고 있겠습니다 >_<)
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 외국어 PCT 출원은 분할출원에 대한 별도의 특례가 없습니다.
이는 별도의 특례가 필요 없어서 그렇습니다.^^
분할출원은 특허법 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 / 거절결정서 받은 날부터 30일 / 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른날에 할 수 있는데
거절결정을 받거나 특허결정을 받았다는 것은 대한민국에 진입했다는 것이 전제되고, 대한민국 진입은 수수료 납부 + 번역문 제출인바, 거절결정 혹은 특허결정을 받았다는 것은 곧 번역문이 제출되었음을 뜻하는 바, 당연히 번역문 제출 후 분할출원하는 상황이 되고,
특허법 제47조 제1항에 따른 보정은 특허법 제208조에서 대한민국 진입, 즉 수수료 납부 + 번역문 제출 이후 가능하도록 하고 있는바,
분할출원은 별도의 특례가 없어도, 특허법 제208조만으로도 번역문 제출 후 가능한 것으로 충분히 해석할 수 있습니다.^^
그리고 분할출원이라는 것은 당연히 대한민국 특허청에서 분할하는 것이므로, 국제사무국과 아무 연관이 없습니다.
이것은 대한민국에 진입한 다음 대한민국에 진입한 출원 부분만 언급하는 내용입니다.^^
2. 특허법 제209조는 특허출원으로 변경하는 것이니까,
대한민국 부분만 특허권으로 받을 수 있겠습니다.
혹시 특례 규정을 국제절차와 혼동을 하고 있는지요...? ^^
특례는 대한민국에 진입한 다음에 고려하는 부분입니다.
국제단계 끝나고 그 이후입니다.
예컨대 PCT 출원을 미국, 일본, 한국을 지정했고,
한국에 진입했습니다.
그럼 특례라는 것은 한국에 진입한 출원에 대해서만
즉 국제출원일자로 출원일 인정 받은 한국 출원에 대해서만 적용하는 것이지,
PCT 출원 혹은 위 미국이나 일본 지정국에서의 출원과는 전혀 무관합니다.^^
그러니 특례를 보면서
국제출원이나 WIPO 언급이 나오면 안 됩니다.^^
독서실은 그게 확정된 컨셉은 아니고...^^
인터넷에 돌아다니는 남의 컨셉인데,
그렇게 비슷한 느낌으로 하고 싶어서
비용 고민하면서 컨셉을 잡고 있습니다...^^;
고마워요^^
화이팅!!
#제208조 #제209조 #외국어출원 #번역문