조현중 특상디

[질의] [법령]보정절차 질문입니다.

내용: [키워드] 보정절차, 거절결정 불복심판

      [대상] 47조 3항 제 1항2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는  경우

2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는경우

 51조 1항 심사관은 47조 제1항 2호 및 3호에 따른 보정이 같은 조 제 2항 또는 제 3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 3항 1호 및 4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정 제외)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하 하여야한다.

       [대상] 170조 2항 제1항에 따라 준용되는 제 63조는 특허거절겾렁의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

 

      [질의]

 

1.교수님께서 코멘트 이렇게 다셨는데,


만약 보정 III 때문에 발생한 새로운 거절이유는 없고,
보정 III 이 특​허법 제47조 제2항과 제3항도 만족했다면,
보정 III 을 인정하고, 보정 III 을 심사대상으로 합니다.
이어서 보정 III 이 기 통지 거절결정이유를 극복했는지 봅니다.
극복 못했으면 거절결정, 극복했으면 통지한 바 없는 다른 거절이유가 있는지 봅니다.
통지한 바 없는 다른 거절이유가 있다면
거절이유를 통지하는데,
이때 이 거절이유가 출원시 명세서나 보정 I 때부터 존재하던 것이면 일반(최초)로 거절이유통지하고,
보정 II 에 의해 발생한 거절이유면 최후로 거절이유통지할 것입니다.

 

전 저기 표시한 두개가 어떻게 다른지가 이해가 되지 않습니다.

 

첫번째 새로운 거절이유에서 거절이유는 출원자가 47조 2항 3항을 하다가 실수 한 것이고

두번째 다른 거절이유는 보정함으로써 여태까지 말한 거절이유가 아닌 새로운 거절이유를 말하는 것인가요?

 

그리고 47조 3항 의미가 일반거절 이유에 대응한 보정서는 심사대상 확정할 때 범위가 넓어서 A/A,B,C,D -> B/A,B,C,D 로 바꾸더라도 일단 심사대상 확정이 되는데 최후 거통이나 재심사에 따른 보정 할 때는 심사대상 확정할 때 범위가 47조 3항을 만족해야하고(심사대상 확정할때 조금더 제한적) 그러므로 C/A,B,C,D로 바꾸는 행위는 안된다는 의미죠? 그렇게 되면 보정각하가 되어버리고

 

2. 거절결정불복 심판에서 심리할때  보정각하가지고 다툼이 있으면 보정 각하여부 판단하고 그다음에 심리대상 확정하는데, 그러면서 또 거절결정불복 심판하면서 보정각하 할지 여부 안본다는 것 은 거절결정 불복심판할 때 보정이 안받아드려 지니까 보정각하는 논할 필요가 없다고 하셨는데 이 말은 만약에 보정이 된다면 심사대상 확정 등을 하면서 각하여부를 따질텐데 보정이 안되기 때문에 각하여부 따지는것 자체가 성립 안한다는거죠?

 

3. 170조에서 심판관이 보정절차 할수 있다는 말은 거절결정불복 심판에서 쟁점이 되어왔던 보정이 아니라( 어떤 보정이 잘못되서 거절결정 불복 심판 들어 왔을때 그 이유때문이 아닌) 아예 다른이유로의 보정을 말하는 것이죠?

 

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조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.^^
1. 거절이유가 언제 생겼는지에 따라 구분합니다.
보정III으로 바꾼 것 때문에 보정II 에서는 없던 새로운 거절이유가 발생했다면 보정각하합니다. 통지-보정의 반복 차단을 위함입니다. 그러나 보정 II 부터 존재하던 거절이유인데 심사관이 통지하지 않았던 것을 이제 통지하는 경우는 출원인측에서 심사절차지연을 유발한 것이 아니므로 보정각하하지 않고 보정을 인정한 후 거절이유를 통지합니다.

예를 들어서 보정II를 한 후 청구항 1 이 A 입니다. 보정 III 을 한 후 청구항 1 이 A + B 입니다. 이때 B 가 불명확한 표현입니다(제42조 제4항 제2호).
이 경우는 보정각하합니다. 보정 II 로는 통지할 수 없는 거절이유이고 보정 III 때문에 새로이 발생한 거절이유이기 때문입니다.

만약 A 가 불명확한 표현이었습니다. 그러나 이에 대해서는 거절이유를 통지하지 않았다고 봅시다. 그럼 보정각하하지 않고 거절이유를 통지합니다. 보정III 때문에 발생한 것은 아니고 원래 지적할 수 있었던 거절이유이나 지적하지 않았을 따름인 거절이유이기 때문입니다.

보정III 을 했기 때문에 전에는 없던 새로운 거절이유가 발생한 것인지 아니면 종래부터 지적할 수 있었던 거절이유이나 심사관이 누락하고 지적한 바 없는 거절이유인지의 차이가 있습니다.


2. 무슨 질문인지 모르겠네요^^
거절결정받고 보정III을 했는데 이게 보정각하되었고 거절결정되었습니다. 그럼 거불심 청구하면서 보정각하 불복할 수 있습니다.


3. 심판관이 보정각하하는 상황은 기 거절결정은 극복되었다고 판단되었고 이때 심사국으로 환송할 수도 있는데 환송하지 않고 직접 심판관이 미처 통지하지 않은 거절이유가 있나 심리해서 거절이유가 있고 그것이 최후에 해당하는 거절이유라서 최후로 통지했는데 이것에 대한 출원인의 보정이 보정각하 사유에 해당하면 보정각하할 수 있습니다.^^

조현중님의 댓글

조현중 Date:

제47조제3항에서 왜 일반 거절이유가 나오는지요...^^
최후 거절이유나 거절결정 후 보정인 상황이 나와야 합니다.^^
그리고 A/ABCD 는 무슨 소리하고 싶으신 것인지 모르겠네요..^^

조현중님의 댓글

조현중 Date:

또 다른 예로
예컨대
[청구범위]
[청구항 1] A
[청구항 2] B
[청구항 3] C
가 있다고 봅시다.
보정 II 가 청구항 2 를 b1 으로 한 것이면, 보정 II 후 청구범위는
[청구항 1] A
[청구항 2] b1
[청구항 3] C
이고, 보정 III 이 청구항 3 을 C+X 로 한 것이라면 보정 후 III 은
[청구항 1] A
[청구항 2] b1
[청구항 3] C+X
입니다.

이때 C+X 때문에 거절이유가 발생했다면
보정각하인거고

b1 때문에 거절이유가 발생했다면
보정각하는 안 되고
보정 III 으로 진행해서 최후 거절이유통지 합니다.^^



(독서실 많은 관심 부탁 드립니다....)

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