[키워드] 외국어출원, 국어번역문, 특허법 제42조의3제5항

[대상] 

특허법 제42조의3 3항, 5항

③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우

2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. 

기본교재 50쪽 사례연습

​"사례로써 연습합니다. 발명 A,B 를 영어로 작성하여 출원했습니다. 그러나 국어번역문은 A,C로 제출했습니다. 그럼 명세서 또는 도면은 A,C인 상태가 됩니다. 이후 심사청구절차를 수속하면 심사관은 A,C에 대해 심사를 진행하며, 이에 대해 특허법 제47조제2항 전단 위반으로 거절이유를 통지합니다. 명세서에 기재되어 있는 C가 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문입니다. 만약 위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 특허법 제47조제1항에 따라 C를 B로 명세서의 보정을 하면, 특허법 제47조제2항 전단위반은 해소됩니다. 그러나 A,B로 심사를 진행한 심사관은 이번에는 특허법 제47조 제2항 후단 위반으로 거절이유를 통지하게 됩니다. 명세서에 기재되어 있는 B가 최종 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아니기 때문입니다. 위 거절이유통지에 따라 지정된 기간에 출원인이 특허법 제42조의3 제6헝애 따라 국어번역문의 C를 B로 오역정정하면, 모든 거절이유가 해소됩니다." 

특허법 제51조1항

① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.  <개정 2016.2.29.>

특허법 제47조 2항

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다

기본교재 89쪽 각주 327번

​"특허법 제51조 1항에서는 특허법 제47조제2항 전단만이 아니라 후단까지 포함하여 특허법 제47조제2항 위반을 보정각하사유로 하고 있는데, 실질적으로는 특허법 제47조제2항 전단이 문제될 수 있습니다." 

[질의]

​변리사님 안녕하세요 기본강의 완강후 복습중인 수강생입니다. 기본교재 50쪽의 사례연습에서 궁금한점이 있어 질문드립니다 

1. 사례연습 빨간 밑줄친 부분에서 C를 B로 보정한다는게 구체적으로 어떻게 한다는 의미인지 잘 모르겠습니다. 

제 의식의 흐름은 다음과 같습니다. 

"최명도는 A,B인데, 국어번역문을 A,C로 제출해서 42조의3 5항에 따라 명도를 A,C로 보정한것으로 간주한 것이니까 실제 명도에는 A,B라고 쓰여있겠지?? 그렇다면 C를 B로 보정한다는 것은 어떤 것을 보정한다는 의미이지? 명세서는 애초에 A,B니까 보정할게 없고 그렇다고 국어번역문을 보정한다는 의미는 아닌거같은데..."

어디를 잘못 생각하고 있는걸까요..

그리고,사례에서 "빨간부분인 '명세서를C에서 B로 보정' 대신에 1)국어번역문을 A,C에서 A,B로 다시 제출하는 것은 심사청구절차를 수속한 뒤니까 42조의 3 3항 위배니까 안되고, 2)국어번역문을 A,C에서 A,B로 오역정정서 제출하면 거절되지않고 잘 해결될거같다" 라고 생각했는데 맞는건지 궁금합니다.

2. 기본교재 89쪽의 각주 327번의 의미가, 실질적으로 47조2항 후단으로 보정각하 되는 경우가 거의 없다는 뜻인가요, 아니면 47조2항 후단으로는 보정각하 하지 않는다는 의미인가요??

감사합니다

2.

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