조현중 특상디
[질의]
[법령]47조, 51조 62조 63조, 67조의 2 질의
- 으흐로ㅓㅏ
- 댓글 4
- 조회 78
- 17-09-21 16:14
[키워드] 보정 재심사 거절이유통지
[대상] 거절결정이유가 아닌 기통지된 거절이유에 대해서는 재심사청구할때 한 보정이 해당 거절이유를 해소하지 못하였더라도 바로 거절결정하지 않고의견서제출기회를 부여한다(심사기준 5407쪽)
[질의]
특허 심사기준에서
재심사시에
거절결정이유가 아닌 기통지된 거절이유에 대해서는 재심사청구할때 한 보정이 해당 거절이유를 해소하지 못하였더라도 바로 거절결정하지 않고의견서제출기회를 부여한다(심사기준 5407쪽)
여기서 보면 거절결정에서는 통지되지 않았지만 이미 다툴 수 있는 기회를 부여한 거절이유를 최종적으로 거절결정통지때 통지하지 않으면 그냥 봐주고 있는데
재심사인 경우 말고
예를들어
처음심사때 거절이유 a b
두번째 심사때 거절이유 a c(a로인해 거절결정 되어야 함에도 간과하고 최후 거절이유 통지)
세번째 심사때 a로 거절결정(이게 거절결정해야하는지 최후 거절이유통지인지 궁금)
1.이때 세번째 심사때 a를 제외하고는 거절이유 없다면 위 심서기준에 나와있는 경우를 유추하여(다툴 기회 주었음에도 적정한 절차때 거절결정 안하고 나중에서야 발견) 기통지한 거절이유임에도
봐주고 최후거절이유 통지하나요? 아니면 거절결정하나요?
2.위에 재심사의 경우에서 의견서 제출기회 부여할때 최후 거절이유 통지하고 부여하는건가요?
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안스님의 댓글
안스 Date:저도 비슷한 궁금증이 있어서 좀 생각해봤는데요...
1. 일단 a에 대해 최후거통 할 수는 없을 것 같은 게, 47조 1항 2호에서 일반거통에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대해 거통하는 경우가 최후거통이라고 정하고 있기 때문에... 일단 a는 최초에 발생했던 거절이유고, 그게 치유되지 않아서 그대로 내려온 거라서 최후거통은 아닐 것 같아요. 하지만 저도 심사관이 1차 보정 후 심사한 결과 a를 빼먹고 통지하지 않았다면 2차 보정 후 발견한 a는 새로운 거절이유로 볼 것인지(일반거통), 아니면 기 통지 거절이유로 봐서 거결할 것인지는 잘 모르겠습니다.
2. 67-2 보면 '거절결정등본 받고' 30일 이내에 재심사 청구 가능하다고 써있네요. 제 생각에 47조 1항 3호의 보정은 직전에 받은 거절이유통지가 일반이든 최후이든 상관 없이 결국 거절결정이 되어서 재심사 청구할 때 보정하는 거라고 생각해요. 일반거통 나왔는데 그냥 무시하고 가만히 있어서 거결 되는 경우도 있을 수 있으니까, 최후인지 일반인지는 상관 없지 않을까요?
저도 조현중 변리사님의 답변 기다릴 수밖에 없겠네요. 변리사님 미리 감사합니다!
으흐로ㅓㅏ님의 댓글
으흐로ㅓㅏ아니요 2.에서는
단, 기통지된 거절이유가 명세서 등 보정에 의해 거절결정 당시에는 해소되
었으나, 재심사청구 보정에 의해 다시 발생한 경우, 해당 거절이유는 이미 출
원인에게 의견 제출의 기회 및 실질적인 보정의 기회를 부여한 것으로 간주하
여 거절결정한다.
고 심사기준에 되어 있어서
이미 거절이유를 통지했고 최종으로 거절결정 결정할 때 다시 통지한것과
거절이유를 통지했지만 최종을 거절결정을 할 때를 명백히 달리보고 있습니다.
그래서 제가 1.의 질문에서 2를 유추할지를 궁금해 하는것이고요
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
어떻게 여기까지 보셨어요.^^
이 부분은 넘어갔으면 합니다.
특허청에서는 직권재심사, 직권보정취하에 따른 재심사 등,
개정법에 따라 새롭게 도입된 재심사 과정들에서
일반적인 심사방식을 까다롭게 적용하지 않고,
출원인에게 충분한 추가 기회를 부여하고자 하는
거절결정하지 않고 추가 기회를 주는 것을 법령이나 심사기준에서 추가했습니다.
그러나 직권재심사와 같이 법령에서 출원인에게 추가 기회를 부여하는 경우가 아닌
심사기준에서 부여하는 상황에 대해서는
깊이 있게 정리하지 않는 것이 바람직하다고 생각됩니다.
이는 어디까지나 특허청의 재량과 연관된 사항이라
논리적으로 정리하기가 쉽지 않고,
또한 시험에도 출제될 가능성이 적기 때문입니다.^^
정확하게 이 문구가 어떠한 상황을 의미하는 것인지는
잘 모르겠습니다.
사견으로는
거절이유통지를 사유 1, 사유 2 로 통지했고,
의견서를 제출하여 대응했으나
사유 1 을 여전히 극복하지 않았다는 이유로 거절결정한 경우
재심사청구하면서 보정을 한 결과
사유 1 은 극복이 되었으나
사유 2 가 극복이 되지 않았을 때
사유 2 는 거절결정이유에서는 지적하지 아니한 사항이니
추가 보정기회를 부여해주겠다라는
특허청의 어떻게 보면
혜택이라고 생각됩니다.
정리합니다.
이러한 내용은 직권보정의 취하간주에 따른 재심사 파트에서도 등장합니다.
그러나 기본강의 때 언급한 것처럼
이 부분은 깊이 있게 볼 필요 없고,
혹시라도 이 부분 때문에
특허법 제63조에 혼동이 생기면,
이 부분을 아예 잊어버리는 것이 좋겠습니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:질문에 대해 답변하면,
1. 확장하지 마세요.^^
재심사인 경우 말고는 아예 언급하지 마세요.
재심사에서도 예외적으로 특혜를 주겠다는 특허청의 재량부분입니다!
확대해서는 절대로 안 됩니다.
혼란이 있을 것 같으면 이 부분 지워버리세요.^^
2. 그리고 거절이유통지 구분은 단순합니다.
거절이유통지에 대응한 보정에 따라 발생한 거절이유이면 최후이고,
그렇지 않으면 최초(일반)입니다.^^
최후냐 최초(일반)이냐를 구분하기 위해서는
위 전제조건이 제시되어야
구분 가능할 것입니다.
(독서실 많은 관심 부탁 드립니다...)