[본 판례의 참고점]
장래 실시할 예정에 있는 확인대상발명으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사건임



[주요 판시사항]
심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판의 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 경우 심판청구의 이익이 있는지(소극)



[주요 판결요지]
소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다.
그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.



[코멘트]
또 한번 논란의 여지가 있을 수 있는 독특한 판례가 나왔습니다.


피고가 확인대상발명에 대해 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 구성이 상이하고 균등관계에 있지도 아니하여 그 보호범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였습니다.
그런데 특허법원이 뜬금 없이 피고의 확인대상발명은 장래 실시할 가능성이 없는 것이라 하며, 각하심결을 하였어야 했으나, 인용심결을 한 것은 위법하므로, 취소되어야 한다고 하며, 심결취소판결을 하였고, 대법원이 본 판결을 통해 특허법원 판결을 지지하였습니다.


사실 심판청구이익이 있느냐 없느냐의 결론은 어떠한 식으로 난다 하더라도 큰 문제는 없어 보입니다.
다만 이것이 논란의 여지가 있을 수 있다 한 것은 특허심판원에서 굳이 심결을 한 것을 각하했었어야 한다고 하며 배척하는 특허법원의 판결이 1-2 건을 넘어서 최근 계속 나오고 있다는 점입니다.
이는 특허심판의 기능을 약화시켜, 심판청구할 권리를 훼손하는 것 아닌가 염려도 됩니다.
만약 특허심판원에서도 각하심결하였고, 그것을 특허법원이 지지했다면, 큰 논란이 없을 수 있습니다.
그러나 계속해서 특허심판원은 인용취지 또는 기각심결을 하였는데, 굳이 그것을 취소하면서 각하심결했어야 한다는 것은 큰 논란이 있을 수 있습니다.


각하심결이란 특허심판원의 업무 적체 등을 고려해, 심판청구이익이 없는 사건에 대해서는 인용 취지 또는 기각하는 심결을 하기 위해 인력 낭비하지 말고 각하하라는 것이 취지의 일부분입니다.
그런데 특허심판원이 인용 취지 또는 기각하는 심결을 하였음에도 불구하고, 이것을 각하했어야 한다고 심판원의 심결이 위법하다고 보는 것은 위 취지에 입각했을 때, 다소 논란이 있을 수 있습니다.


분명 심판청구의 이익은 당사자의 업무 적체도 있으나, 심판원의 업무 적체를 고려한 것도 한 부분입니다. 그런데 특허심판원에서는 업무 적체에 문제가 없다고 보아, 인용취지 또는 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 대해 특허법원이 각하함으로써 일을 하지 말았어야지 왜 했느냐면서 심결을 취소하는 것은 특허심판원의 입장에서 보면 상당히 당혹스러울 수 있을 듯 합니다.
또한 어차피 특허권자는 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다고 인정했습니다. 따라서 인용취지의 심결을 하였다고 해서 특허권자에게 불이익이 있는 것도 아닙니다.
이것은 어디까지나 특허심판원의 업무 적체만을 염려하는 사안입니다.
그런데 특허심판원이 업무를 했습니다.
그것을 하지 말았어야지 하는 것은 특허심판원 입장에서는 쉽게 받아들일 수 없을 듯 합니다.



보통 판례노트 46번 97후3241 판결처럼, 경고장을 받은 대상과 다른 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구했어도, 이에 대해 확인대상발명의 권리범위 속부를 판단해준바 있습니다.


그런데 이 사건은 경고장을 받은 대상과 다른 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 것에 대해, 확인대상발명을 장래에 실시할 예정이 없다고 보아, 심판을 각하하였어야 한다고 판결합니다.


물론 확인대상발명을 장래에 실시할 예정이 없으면 심판을 각하함이 타당합니다.
이는 판례노트 46번 2003허3020 판결에서도 볼 수 있습니다.
그러나 이 사건에서는 장래 실시 예정인 것에 대해 피고가 장래 실시할 것임을 의사 표시하였음에도 각하심결하였어야 했다고 합니다.


그러면서 근거를 장래 실시할 예정에 있다고 주장한다 하더라도, 장래 실시할 예정인 확인대상발명에 대해 특허발명의 보호범위 내에 속하는지 속하지 않는지에 관해 특허권자가 다툼이 없다면 심판청구이익이 없는 것이고, 이 사건에서는 특허권자인 원고가 다툼이 없으므로, 각하심결을 하는 것이 타당했다고 합니다.


그러나 위 논리는 생각해볼 필요가 있습니다.
A 라는 확인대상발명이 있습니다.
A 의 실시자는 소극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.
만약 위 심판에서 A 의 실시자가 인용취지의 심결을 받는다면, 이를 유력한 증거자료로 채용해 특허권자에게 계속해서 A 의 실시에 대해 특허발명의 보호범위에 속하지 아니함을 대항할 수 있을 것입니다.


그런데 위 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특허발명과 A 는 구성이 상이하고, 균등범위에도 속하지 않으므로, 특허발명의 보호범위 내에 속하지 않음을 인정한다고 합시다.
이것에 대해 만약 각하심결을 하면, 각하심결은 일사부재리 효과도 없고, 어떠한 효과도 없으므로, 과연 이 각하심결이 A 의 실시에 대해 특허권자에게 비침해임을 법률적으로 불안 없이 대항할 수 있는지 고민해 보아야 합니다.


생각해 볼 여지가 많은 판결인 듯 합니다.
특히 약사법에서 인정하는 판매금지회피와 우선판매품목허가를 고려했을 때 본 판결은 문제가 될 소지가 많습니다.



시험에 출제될 가능성 높아 보입니다.
잘 숙지하시기 바랍니다.
 

이거 예전 판례인데, 

이번에 판례 모의고사인

모의고사 3 회를 출제하면서 보니까

판례노트에 없는 것 같아서, 

다시 올립니다....