조현중 특상디
[질의] [법령] 선출원주의
[키워드] 특허법 제 36조
[대상] 제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
[키워드] 안녕하세요. 공부하다 상표랑 헷갈려서 질문드립니다. 상표에서는 조문 적용시점이 출원시, 등록여부결정시처럼 명확하게 있는데 특허는 없는 것 같아서요..
1 : A 출원→A 등록→B 출원→A 특허권 소멸(소급소멸)→B 등록가능(?)
2 : A 출원→A 등록→B 출원→A 특허권 소멸(장래소멸)→B 등록가능(?)
3 : A 출원→A 등록→B 출원→B가 착오등록→A 특허권 소멸(소급소멸)→B에게 무효심판 청구가능(?)
4 : A 출원→A 등록→B 출원→B가 착오등록→A 특허권 소멸(장래소멸)→B에게 무효심판 청구가능(?)
이런 경우에 36조가 어떻게 적용되나요?? 장래소멸시에는 선출원 지위가 남는 것 같아서 어떻게 적용해야할 지 모르겠습니다.
만약에 무효심판 청구가 가능하다면 선출원위반 여부(무효사유 존부) 판단시점이 특허출원시인지 등록여부결정시인지 아니면 심결시인지 궁금합니다.
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
특허는 크게 문제된 경우가 없습니다.
복잡하게 생각할 필요가 없습니다.^^
1. 일단 A 등록 후에 B 를 출원했는데, B 가 A 와 동일한 발명이라면, 이것은 선원주의를 떠나서 신규성 위반으로 B 가 등록될 수가 없습니다. A 가 등록되면 설정등록시에 특허법 제29조 제1항 각호의 지위가 발생하기 때문입니다.^^ 상표는 신규성이 없습니다만, 특허/실용신안/디자인은 신규성이 매우 중요한 요건입니다.^^
2. 중급강의에서 매우 중요한 판례가 등장하는데,
A 와 B 를 동일자에 동일인이 모두 등록을 받았습니다.
Case 1 은 A 가 무효심결확정(후발적 무효사유가 아닌 소급 소멸)된 경우인데, 이 경우는 중복특허가 된 시점이 법리적으로 없으므로, 즉 A 가 처음부터 없었던 것이 되므로, B 의 특허법 제36조 제2항의 무효사유가 극복된다고 보았습니다.
Case 2 는 A 가 권리 포기된 경우인데, 이 경우는 장래효가 있어, 중복특허가 유지된 기간이 과거에 있으므로, B 의 특허법 제36조 제2항의 무효사유가 해소되지 않는다고 보았습니다.
위 Case 1 과 Case 2 는 매우 중요한 판례이고 시험에 자주 출제되니 꼭 숙지하세요.^^
특허에서는 판단시점이 중요하지 않습니다. 이를 특별히 고려하지 않습니다.
상표하고 유사하게 생각할 필요 없습니다.^^
상표는 똑같은 상표도 갑이 확보했다가 을이 확보했다가 가능하지만,
특허는 신규성이나 확대된 선원이 있기 때문에 갑이 확보했다가 을이 확보했다가가 불가능합니다.^^
(독서실 많은 관심 부탁합니다...)
조현중님의 댓글
조현중 Date:예를 들어서, A 가 출원 중인데, B 가 출원되었고,
B 심사 중에 A 가 무효, 취하, 포기, 거절결정확정되면,
A 의 선원의 지위는 소멸되므로,
B 는 특허법 제36조 제1항 등에 의해 거절되지 않습니다.
반대로 A 가 출원 중이고, B 도 출원 중인데,
B 심사할 때 A 가 무효, 취하, 포기, 거절결정확정이 되지 않았다면,
심사관은 B 출원에 대해 특허법 제36조 제1항 등의 위반으로
거절이유를 통지할 수 있습니다.
판단시점이 크게 중요하지 않습니다.^^
심사할 때 상황을 고려한다고 말하면 될지 모르겠네요.^^