조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 55조, 56조
제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우
② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.
③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.
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<질문>
우선 55 1항 3호,4호를 보면 국내우선권주장의 기초가되는 선출원이 절차계속중일 것을 요건으로
규정하고 있습니다.
그런데 3호, 4호에서는 특허출원을 할때에 위와같은 선출원이 절차계속중일 것을 규명하여 반대해석상
후출원 당시 절차계속중이라면 후출원 이후에 선출원이 3호, 4호에 해당되게 된다고 하더라도 국내우선권주장의 효력은 상실되지 않는것으로 해석됩니다. (1)
56조는 특허법의 기본원리인 중복특허의 방지를 위해 선출원의 취하제도를 규정하고 있는데,
56조 1호에서는 법정취하되는 기간전에 포기, 무효, 취하한경우 중복특허가 될 염려가 없으므로 우선권 주장의 효력은 당연히 유지되고, 같은조 3호에서는 국내우선권주장이 취하된경우인데, 이때에는 선출원을 취하시킬 이유가 없으므로 선출원은 취하되지 않습니다.
그런데 2호에서 특허거절결정이 확정된 경우는 문제되지 않을 것이나, 특허결정이 확정된 경우 이에 따른 국내우선권주장의 효력에 관한 규정이 없고, (1)의 결론에 의해 후출원 이후 55조 1항 4호에 해당한것이 되어 후출원의 우선권주장이 취하되지 않고 유지되는것이라 봄이 합리적으로 보이는데, 그렇다면 중복특허가 될 수 있어 모순이되는 것이 아닌지가 궁금합니다.(2)
만약 위 논리가 맞다면, 개인적인 생각으로는 선출원에 대하여 설정등록을 하지않고 포기하여 후출원의 절차를 계속 진행하거나 또는 설정등록을 하고 후출원을 취하시키는 방법이 있을 것 같은데, 설정등록을 하고나서 후출원에 대하여도 심사가 진행될 시, 거절이유 중 신규성(후출원일이 등록공고일보다 빠르므로 , 확대된 선원지위(출원인 동일)는 문제되지 않을 것이고 선원지위(36조)에 의해서 거절될 것인지, 즉 동일인에 대해서도 선원지위가 적용될 수 있을 것인지에 대해 생각해 보았습니다. (3)
(1)에서 타당한 해석인지,
(2)에서 56조 1항 2호 특허결정 확정된 이후의 상황을 어떻게 설명할 수 있는지,
(3)에 대해 어떻게 생각하시는지 답변해주시면 감사하겠습니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 맞습니다. 우선권주장 절차를 밟기 전에만 선출원 절차가 종료되지 않았으면 됩니다.
심지어 심사기준은 국내우선권주장출원일에 선출원을 취하 또는 포기한 경우도 우선권주장을 적법한 것으로 봅니다(심사기준).
2. 특허결정이 확정되었다 함은 심사기준에서도 왔다 갔다 하기는 합니다만, 일반적으로는 설정등록된 경우를 일컫습니다.
설정등록이 되면 더 이상 절차가 아니고, 권리가 됩니다.
따라서 절차처럼 취급할 수가 없기 때문에 취하라는 것을 할 수가 없습니다.
때문에 특허법 제56조 제1항 제2호에 삽입한 것입니다.
이 경우는 국내우선권주장출원이 특허법 제36조에 의해 거절결정될 수 있습니다.
만약 국내우선권주장출원도 거절결정이 되지 않고 특허가 되면
특허무효사유에 해당하게 될 것입니다.
3. 중급강의 수강하면 중요한 판례가 등장합니다.
동일인이라 하더라도 특허법 제36조는 적용됩니다.
이는 동일인이 중요한 것이 아니라, 중복특허를 배제하겠다가 취지이기 때문입니다.^^
실무에서는 국내우선권주장출원을 하면
일반적으로 선출원에 대해 심사청구절차를 수속하지 않습니다.^^
따라서 상상하는 것 같은 일은 거의 없습니다.
(독서실 많은 관심 부탁 합니다...)
#국내우선권주장 #제55조 #제56조