조현중 특상디
[질의] [문제] ox 문제 질문
[키워드] 분할출원, ox 문제집 116P, 41번 문제
[대상] (문제) 2001년 9월 1일 일본의 특허출원 A에는 발명 a,b가 기재되어 있고, 이를 기초로 우선권 주장이 수반된 2002년 2월 1일의 국내출원의 B에는 발명 b,c가 기재되어 있다, 이 후 국내출원 B를 원출원으로 하여 2002년 8월 1일 출원된 분할출원 C에는 발명 c,d가 기재되어 있으며 원출원 B에 기재된 발명 c는 삭제 보정되었다. 2002년 11월 1일 국내출원 B,C는 각각 조기출원공개 되었으나 모두 취하되었다(출월 A,B,C,의 출원인은 모두 동일인 갑이며, 각각의 출원에 대하여 별도의 공지는 없는 것으로 한다). 한편 을의 출원 D에는 발명 a,b,c,d,가 기재되어 있다(출원 D는 우선권주장을 수반하지 않고 있다).
제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.
제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.
6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우
[질의] 안녕하세요. ox 문제집에서 궁금한게 생겨 질문드립니다.
1. 분할출원 거절이유 중 하나가 원출원의 최명도에 기재되어 있지 않은 사항을 추가하는 것도 포함되는데 출원 B에는 원출원에 기재되어 있지 않은 발명 d가 있는데 분할출원은 거절되는 것 아닌가요?? 해설에는 d가 거절되지 않는 것처럼 되어 있어서 질문드립니다.
2. 마찬가지로 "분할출원 거절이유 중 원출원의 최명도에 기재되지 않은 발명 추가" 에서 원출원이 위의 문제에서를 예로 들면 출원 B인 것 같은데 우선권 주장을 했으면 출원 A의 발명(a,b)도 포함이 되나요?? 분할출원이 a,b,c 중에서 해야 하는 것인지 b,c 중에서 해야 하는 것인지 모르겠습니다.
3. 분할출원을 할 때 원출원 최명도의 기재사항에 포함되어야 할 것이 분할출원의 청구범위만 포함되면 되는지 분할출원의 최명도(발명의 설명 포함)가 포함되어야 하는지 궁금합니다.
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 문제는 을의 출원의 등록가능성을 묻는 것이며, 이와 관련하여 C 출원의 등록가능성은 살필 필요가 없는 듯 합니다.^^ 이미 C 출원은 취하되었기 때문입니다.
참고로 원출원에 기재되어 있지 않은 발명 d 를 삭제보정하지 않는 한 C 출원은 특허법 제52조 제1항에 위배됩니다.
2. 당연히 B 출원의 b, c 에서 해야 합니다.^^
분할출원의 기초가 된 원출원은 B 출원이니까요.
3. 분할의 취지상 원출원의 최명도에 기재된 사항으로 분할출원의 명도를 구성하는 것이 타당하다고 생각됩니다(사견).
심사기준도 아래와 같이 마찬가지의 태도를 취합니다.^^
"분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할출원은 거절이유를 갖는 것으로 취급된다."
(독서실 많은 관심 부탁 합니다...)
#분할출원 #제52조제1항 #OX문제