조현중 특상디
[질의] ox문제집 p.123 42번 선원주의
[문제]
[법령]
제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
[질문]
3번 지문이 맞다고 하는 것이 같은 날의 출원이기 때문에 36조 1항에 따라 협의를 하는 것이 필요하다는 것 같은데요,
乙의 특허가 신규성 위반으로 거절결정이 될 것임에도 출원일 당시에는 거절결정이 되지 않으므로 선원의 지위를 갖는다고 보아야 하는 것인가요?
상표 기출문제를 보면
5번 지문이 맞는다고 하는데요, 이는 乙과 甲의 출원이 동일자이긴 하지만 乙의 출원이 거절결정 확정되는 경우에 선원지위를 갖지 않게 되기 때문에 협의규정이 적용되지 아니할 수도 있다고 합니다.
위의 특허 지문과 동일한 맥락 같은데 어떻게 이해하는 것이 맞는지 정확히 모르겠어서 질문남깁니다..
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 동일자에 동일한 발명을 출원한 경우 특허법 제36조 제2항에 위배되지만 특허법 제36조 제6항에 따라 협의가 되어 어느 하나의 출원절차만 진행할 경우 특허법 제36조 제2항의 거절이유는 극복됩니다.
2. OX 문제집과 질문주신 상표법 문제집 모두 다소 미흡한 점이 있고, 둘다 조금 많이 가정적으로 접근한 내용입니다.
출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정(기각심결확정)이 되면 선원의 지위가 소멸되므로 특허법 제36조 제1항 내지 제3항의 규정에 위배되지 않습니다.
다만 OX 문제집은 심사시 거절결정이 확정되었다는 단서가 없으니 협의명령이 나올 수도 있음을 언급한 것이고, 상표법 문제집은 거절결정이 확정될 것을 단언하고 언급한 듯 합니다.^^
참고로 거절결정될 것임에도 불구하고 갑의 출원의 심사 당시 을 출원이 거절결정이 확정되지 않았다면
얼마든지 특허법 제36조 제2항의 거절이유가 지적될 수 있습니다(출원일 당시는 아닙니다^^).
물론 위 거절이유가 지적되었다 하더라도, 갑의 출원이 거절결정되기 전에, 을 출원이 거절결정확정되면 특허법 제36조 제2항의 거절이유는 자동적으로 해소될 것 입니다.
간단하게 보시면 됩니다.
중복특허가 발생할 가능성이 있다면 특허법 제36조 제1항 내지 제3항의 거절이유를 지적할 수 있습니다.
특허법은 특허법 제36조 제4항이 있음만 잘 숙지하고 있으시기 바랍니다!!!