OX 문제집 정정내용

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 1. p.202 22번

甲은 乙의 발명을 모인하여 2000년 5월 1일 X특허출원(특허청구범위: a, 발명의 상세한 설명: a, b)을 하였다. 이 특허출원은 2001년 11월 1일 출원공개되었고 2002년 5월 1일 甲이 무권리자임을 이유로 하여 거절결정등본이 송달되었다. 한편 정당한 권리자 乙은 2001년 5월 10일 Y특허출원(특허청구범위: a, c, 발명의 상세한 설명: a, b, c)을 하였다.

① 甲이 2002년 5월 31일까지 거절결정에 대한 불복심판을 청구하지 아니하면 甲의 특허출원은 거절결정이 확정된다.(○)

☞ 특허법 제132조의3

② 특허거절결정에 대한 甲의 불복심판 청구 없이 거절결정이 확정된 경우, 정당한 권리자 乙은 2002년 7월 1일(월요일)까지 특허출원을 하여야 특허법 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호)에 의한 보호를 받을 수 있다.(○)

☞ 특허법 제34조 및 제14조 제4호(2002. 5. 31.이 경과하면 거절결정이 확정되고, 2002. 6. 1.부터 기산하여 30일이 되는 시점까지 특허법 제34조에 의한 정당권리자 출원이 가능하다. 다만, 2002. 6. 30.이 일요일 이므로 특허법 제14조 제4호에 의해 2002. 7. 1.까지 특허법 제34조에 의한 정당권리자 출원이 가능하다)

③ 甲의 X특허출원에 대한 거절결정이 확정된 경우 乙의 Y특허출원은 특허법 제29조 제3항(확대된 선출원)에 의한 거절이유를 갖지 않으나 동법 제36조(선출원)에 의한 거절이유를 가진다.(✗)

☞ 특허법 제36조 제4항 및 제29조 제3항 단서

④ 만약 乙의 발명내용을 알지 못한 발명자인 丙이 2001년 4월 10일 Z특허출원(특허청구범위:b, 발명의 상세한 설명:a, b)을 한 경우, 甲의 X특허출원에 대한 거절결정과 무관하게 丙의 Z특허출원은 특허법 제29조 제3항에 의한 거절이유를 가진다.(○)

☞ 무권리자인 甲의 출원이 2002. 5. 1. 공개되었으므로 정당권리자 甲이 아닌 제3자의 출원에 대해서는 확대된 선원의 지위가 인정된다.(다만, 정당권리자 출원에 대하여는 특허법 29조 3항 단서의 ʻʻ발명자 동일ʼʼ에 해당하여 적용되지 않는다.)

⑤ 위 ④에서 丙의 Z특허출원이 2001년 7월 10일 조기공개 되었을 경우, 甲의 X특허출원에 대한 거절결정이 확정되었더라도 乙은 특허를 받을 수 없다.(○)

☞ 정당한 권리자의 출원의 발명 범위가 적법한 것으로 인정되기 위해서는 청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 발명의 설명 및 도면에 기재된 발명도 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함되어야 한다.출원범위를 벗어난 정당한 권리자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는다.(심사지침서 p2106)

2. p.58 7번

2 이상의 청구항이 있는 특허에 대하여 일부 청구항을 포기하는 경우에 포기된 청구항에 대해서는 다음 년도부터의 청구항 수에 따른 특허료 해당분을 반환한다. (O)

​특허법 제84조 제1항 제6호, 제215조

3. p.18 35번

특허출원 S(출원일: 2008.8.14. 파리협약에 의한 우선권주장일: 2007.8.18. 발명의 설명 기재내용: a, b, c, 청구범위 기재내용: a, b, 우선권주장의 기초출원의 발명의 설명 기내내용: a, b, c, 청구범위 기재내용: c)에 의해 특허출원 T(출원일: 2007.9.5. 파리협약에 의한 우선권주장 없음, 발명의 설명 기재내용: a, b, c, 청구범위 기재내용: c)는 특허법 제36조에 규정된 선출원 규정에 위배된다.(✗)

☞ 선출원의 지위는 특허청구범위에 기재된 발명에 인정된다. 특허출원 S는 우선권 주장을 수반하여 2007.8.18.로 특허청구범위에 기재된 발명 a, b에 대한 판단시점이 소급한다. 한편, 특허출원 T는 2007.9.5. 출원으로 등록가능성 판단시점을 소급 받는 특허출원 S보다는 후출원이지만 특허출원 T의 특허청구범위에는 발명 c가 기재되어 있기 때문에 발명의 동일성이 인정되지 않아, 특허출원 S는 특허출원 T에 대해 특허법 제36조에 의한 선출원의 지위를 가질 수 없다. 특허출원 T는 특허출원 S를 타출원으로 하여 확대된 선출원주의 위반(특허법 제29조 제3항)으로 등록을 받을 수 없을 뿐이다.

4. p.13 19번

진보성은 인용발명의 기술적 구성을 기준으로 판단하는 것이므로 상업적 성공에 대한 모방품의 발생사실이 있다는 사정만으로 진보성을 긍정할 수 없다. (○)

☞ 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 특허발명이 선행 기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 경우, 설령 피고들이 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결).

5. p.46 124번

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 공지한 후 공지예외적용 요건을 갖추어 특허출원을 하였는데, 그 공지일과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 해당 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우, 제3자의 공지가 공지예외적용에 해당하는 공지에 의하여 지득한 발명의 공개라는 사실이 명백하더라도 출원인이 그 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 입증하지 못하면 그 특허출원은 제3자의 공지에 기초하여 신규성을 상실한다.(✗)

☞ 제3자의 공지가 공지예외적용에 해당하는 공지에 의하여 지득한 것이 명백하다면, 공지 행위의 연장선일 뿐이므로 증명서류를 제출하지 않더라도 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 받을 수 있다 아래에 참고 판례를 소개한다(2015허7308).

특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.

나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.

6. p.152 122번

심결 전에 미리 심리종결통지를 하지 아니하였다고 하여도 절차적으로 위법하다고 볼 수 없다.(○) 
☞ 특허법 제162조 제3항은 “심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다”고 규정하고 있고, 같은 조 제5항은 “심결은 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 하여야 한다”고 규정하고 있으며, 한편 갑 제1호증, 갑 제5호증의 1, 2의 각 기재를 종합하면, 특허심판원은 이 사건 심판을 함에 있어서 1999. 11. 23. 심리를 종결하고, 같은 달 26. 이 사건 심결을 한 후 같은 달 30. 원고에게 심리종결통지를 한 사실을 인정할 수 있으나, 위와 같은 심리종결통지에 관한 규정은 훈시규정이라고 할 것이므로 이에 위반하여 심결 전에 미리 심리종결통지를 하지 아니하였다고 하여도 위법하다고 볼 수는 없다( 대법원 1984. 1. 31. 선고 83후71 판결 참조)