조현중 특상디
[질의] [판례] 2012후 3121
제목: [판례] 2012후3121
내용: [키워드] 판례노트 p.104
[대상]
2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.
이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다(2012후3121).
[질의]
1. 과거에는 기재불비로 인해 거절이유통지를 받고 보정하면 무조건 발명 변경으로 봐서 그 변경된 발명에 신규,진보성 위배되면 무조건 그 변경된 발명에 대해 보정으로 인한 새로운 거절이유가 있다고 하셨는데
보정이랑 발명 변경이랑 뭐가 다른건가요?
2. 두번째로 이게 최후 통지 했을때 쟁점이라 하셨는데 최후 거절이유 통지하고 보정할때 애초에 발명 변경(최후 거절이유 통지 이후 보정 범위 정해져있어서)하면 보정각하 되는게 아닌가요? 신규성,진보성 따지기도 전에
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
판례노트 질문은
판례노트번호, 판례번호, 판결요지를 기재해주면 고맙겠습니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:1. 특허법 제42조 제4항 제2호는 발명이 명확하지 않을 때 적용합니다.
예를 들어서 보정 전 청구항은 발명이 무엇인지 알 수 없는 기재가 있었습니다.
보정 후 청구항은 발명이 A 가 되었습니다.
그럼 A 에 대해 거절이유가 있으면
이는 보정 전 청구항에 대해서는 지적할 수 없던 거절이유입니다.
따라서 이 거절이유는 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유로 봅니다.
이처럼 특허법 제42조 제4항 제2호 거절이유가 지적되었고,
이를 극복하는 보정을 하면
과거에는 일률적으로
없었던 발명을 새롭게 추가하거나
발명을 변경한 것이라고 보아,
보정 후 청구항에 거절이유가 있으면
이는 보정 전 청구항에 대해서는 지적할 수 없었던
보정에 의해 발생한 새로운 거절이유라고 취급하는 경향이 있었습니다.
그러나 판례는 특허법 제42조 제4항 제2호를 극복하는 보정 가운데에는
이와 같이 극단적이지 않은 상황도 있으므로,
사건에 따라 판단하라고 지적한 것입니다.
2. 위 답변을 참고해 보시기 바랍니다.
지금 생각하는 방향이 조금 다릅니다.^^
여기 쟁점은 그리고 수업시간에 언급한 내용은
보정에 의해 발생한 새로운 거절이유인지 여기 쟁점입니다.^^
화이팅 !!
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