조현중 특상디
[질의] [판례질의] 권리범위확인심판에서의 자유실시기술 주장
내용: [키워드] 판례노트 53번, 54번
[대상] 2012허1439, 2012후4162
2012허1439 : 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.
2012후4162 : 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인 심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다.
[질의] 무효심판과는 달리 권리범위확인심판에서는 공지기술에 비해서 진보성이 없다는 이유로는 확인대상발명이 자유실시기술이라고 주장을 하지 못한다고 강의를 듣고 이해하였습니다. 하지만 이에 대한 근거가 위 2012후4162 판례인지 의문이 듭니다.2012후4162 판례는 특허발명이 진보성이 없다는 이유로 무효사유가 있을때 이를 권리범위확인심판에서 주장하지 못한다는 취지라고 생각합니다. 즉 특허발명자체에 진보성 결여로 인한 무효사유가 있는 경우에 대해서 판단한것 같습니다.
반면 자유실시기술은 특허발명이 아니라 공지기술과 비교해서 진보성이 있는지 없는지를 고려하는 것이니까 위 판례는 자유실시기술과는 무관한 판례가 아닌가? 라는 의문이 듭니다.위 판례가 아닌 다른 판례가 근거로 제시되어야 하는 것인지, 위 판례가 자유실시기술과 관련된 판례로도 볼 수 있는 것인지 궁금합니다.
바쁘실텐데 답변 미리 감사드립니다 변리사님.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
이 부분 무엇인가 짬뽕되신 것 같습니다.
1. 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성 결여의 무효사유가 있다는 주장을 할 수 없습니다.
그것이 2012후4162 등의 판결이 되겠습니다(판례노트 54번).
2. 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허발명의 문언범위에 속하는 경우 확인대상발명에 대해 진보성이 없어 자유실시기술이라는 주장을 할 수 없다는 아직 대법원 판결은 없고 특허법원과 일부 심판원에서 취한 태도입니다.
이것은 2015허4019 에 있습니다(판례노트 53번).
특허발명과 확인대상발명을 구분해서 봐야 합니다.^^
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