조현중 특상디
[질의] [법령] 보정과 선원 지위
[키워드] 보정의 소급효, 선출원의 지위
[대상]
제 36조(선출원)① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
[대상]
출원 단계에서 삭제 보정한 발명의 선원 지위에 대해 명확하게 판단이 안 서서 질문드립니다.
예를 들면 최명도에 A,B,C가 기재되어 있고 보정으로 A,B 발명만 등록되었다면, C의 선원의 지위는 소급 소멸 하나요? 확대된 선원주의와 다르게 조문에 최명도라는 말이 없고 선원의 지위가 인정되지 않는 36조 4항과 취지를 비교해보면 보정으로 삭제 한 것 또한 선원의 지위를 인정하지 않는게 맞는 것 같다고 생각이 드는데 명확한 답과 근거가 궁금합니다. 또 조문에 명시되어 있지 않지만 해석상 보정도 정정처럼 소급효가 인정된다고 하는데 그것과도 관련이 있는 건가요?
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 선원의 지위는 청구범위에 기재된 발명에 대해서만 인정됩니다.
청구범위에서 C 를 삭제했으면, C 는 선원의 지위가 없다고 봅니다.
선원의 지위는 중복특허배제를 위해 존재합니다.
중복특허가 발생할 일이 없으면 선원에 문제가 되지 않으니, 원천적인 명분으로 접근하면 이해가 쉬울 것입니다.
2. 그것도 하나의 명분이 됩니다.
근거를 찾고 있는 듯 한데, 무엇을 고민하는지 이해는 됩니다.
해석상 명세서 또는 도면의 보정도 소급효가 있는 것처럼 본다는 것도 하나의 명분이 될 수도 있겠습니다.
실무에서도 삭제보정하면 선원의 지위를 인정하지 않고 있으니,
어딘가에 유사한 취지의 판례도 있을 수도 있을 것 같습니다.
정확하게 고민하고 있는 것처럼 법조문에서 구체적으로 언급한 것 이외는 모두 법령의 취지에 따른 확장해석입니다.
따라서 너무 많이 나아가지는 말고,
적절한 수준에서 정리하고 넘어가는 것이 좋습니다.^^
화이팅!!!!
(독서실 사전 접수 중에 있습니다.. 컨셉은 뫼비우스의 띠입니다.. 많은 관심 부탁 드립니다..)
끝으로 이것은 시험에 자주 출제되니 잘 알고 있으시기 바랍니다.
1. 선원의 지위는 명세서 또는 도면의 보정으로 변경될 수 있습니다.
2. 확선의 지위는 최초 명세서 또는 도면으로 고정되며 명세서 또는 도면의 보정에 의해 변경되지 않습니다.