조현중 특상디
[질의] [판례] 2011후927
제목: [법령, 판례, 문제 or 상담] 특허법 제2조 질의, 2009후1234 질의 or 공부상담
내용: [키워드] 특허법제2조, 2009후1234, 판례노트13번, 기출문제51회1번
[대상] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하여야 특허를 받을 수 있다(2005후3338).
[질의] 위 판결요지에서 구체적으로 개시하고 있지 않다란 구체적으로 어떠한 상황을 의미하는지 궁금합니다.
[키워드] 제조방법의 기재, PBP청구항, 신진판단
[대상] 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 / 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.
[질의] 기출문제 지문에서 (EX. 47회 문제 1의 2번 지문)
'물건발명의 특허청구범위에 물건을 특정하는 방법으로 그 물건을 제조하는 방법을 기재한 경우에는 특단의 사정이 없는 한 당해 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 제조방법을 고려할 필요가 없고, 특허청구범위에 기재된 물건만을 출원 전에 공지된 발명과 비교하면 된다.'
가 틀린 지문이며 해설에는 위 지문이 과거 판례의 태도이고, 최근 대법원 판례의 태도는 2011후927과 같이 '제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등 특별한 사정이 있었는지는 중요치 않고, 제조방법의 기재를 포함하여 그 발명의 구조나 성질을 파악한 뒤, 이를 공지된 선행기술과 대비함으로써 신진을 파악하라'의 입장이라고 합니다.
판례강의에서 강사님의 설명에 따라 제가 필기하고 이해한 바를 적어보자면
과거 판례 = 제조방법(X)으로밖에 그 물건(A)을 표현할 수 없는 특단의 사정이 있는 경우 발명을 X+A로 특정하여 X가 신규진보하다면 X+A도 신규진보하게 보겠다.
최근 판례 = 기술적 구성을 제조방법으로 한정(X+A)해서 파악할 것이 아니라 이를 물건(A)으로 파악하여 출원전에 공지된 선행기술과 비교하라 = 따라서 X+A에 비해 권리범위도 넓어지니 침해소송이나 권범확심에서도 A로 보되 명백히 불합리한 사정이 있으면 X+A로 한정할 수 있다.
이렇게 이해했는데 판례에서 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 / 제조방법의 기재를 포함하여 << 라는 문구가 잘 이해되지 않습니다 ㅠ
제조방법으로 한정하지 말고 A로 파악하라는 것은 오히려 기출문제 지문처럼 '제조방법을 고려할 필요가 없이 A로 특정하라'라는 말과 같지 않나요...?
[제조방법으로 한정]과 [제조방법을 포함]이 무슨 차이가 있는지 모르겠습니다. 오히려 기출문제 지문의 '특허청구범위에 기재된 물건(A)만을 출원 전 공지된 발명과 비교하면 된다.'가 강의 시간에서 신판례의 태도와 일치하는 것 같은 느낌이 들어서요.
오개념을 바로잡아주시면 좋겠습니다. 늘 감사드립니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 과거 판례 - 제조방법(X)으로 밖에 그 물건(A)을 표현할 수 없는 특단의 사정이 있는 경우 - X 가 신규,진보하다면 그 물건은 심사하지도 않고 신규, 진보하다고 판단
- 제조방법(X)으로 밖에 그 물건(A)을 표현할 수 없는 특단의 사정이 없는 경우 - X 는 무시하고 물건 A 로 넓게 보아 신규, 진보성 판단
2. 최신 판례 - X 로 제조했을 때 물건이 Ax 의 성질을 나타낸다면, Ax 가 신규, 진보한지 판단
3. "제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라" 는 제조방법이 신규, 진보하면, 물건을 심사하지도 않고 신규, 진보하다고 단언하면 안 된다의 의미이고,
"제조방법의 기재를 포함하여" 는 X 제조방법에 의해 제조된 물건 A 가 Ax 의 성질이 있으면 이를 A 로 넓게 보지 말고, Ax 로 보아서 Ax 가 신규, 진보한지를 판단하라의 의미입니다.
4. 제조방법을 고려하지 않으면 물건 A 가 됩니다.
만약 그 제조방법에 의해 물건 A 가 x 의 성질을 가지면 제조방법을 고려해서 이 물건은 Ax 로 보아야 합니다.^^
"제조방법으로 한정" 은 제조방법만 신규, 진보한지 판단하는 과거의 태도이고,
"제조방법을 포함" 은 제조방법에 의해 특징되는 물건의 성질 등을 고려해서 그 물건이 신규, 진보한지를 보라는 것입니다.
5. 예를 들어서, X 제조방법으로 만든 실은 실x 의 물성을 가집니다.
그럼 이것의 신규, 진보성 판단은 실x 가 종래에도 공지되어 있었는지, 아니면 종래 공지된 것으로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 봐야 합니다.
이것이 최신 판례입니다.
과거 판례는 실을 X 제조방법으로 특정할 수 밖에 없는 특단의 사정이 있는지를 봐서, 있다면 X 가 신규, 진보한지로 그 실의 신규, 진보성을 판단했고, 없다면 실을 그냥 실로 보아서 굉장히 넓게 봐서 신규, 진보성을 판단했습니다.
즉 실의 물성이 실x 인지는 거의 보지 않았다고 생각하면 됩니다.
그냥 특단의 사정이 있다면 제조방법으로만 판단하고,
특단의 사정이 없다면 실x 가 아니라 실로 보고 판단했습니다.
그러니 실무상 특단의 사정이 없으면 거의 신규,진보성을 인정받기가 과거 판례 태도에서는 어려웠습니다.
(독서실 사전 접수 중에 있습니다.. 컨셉은 뫼비우스의 띠입니다.. 많은 관심 부탁합니다..)
#PBP #2011후927
판례 질문할 때는 판례노트번호, 판례번호, 판결내용
모두 올려주면 고맙겠습니다.^^
화이팅~~