조현중 특상디
[질의] ox문제집 p.17 61번 선출원주의 관련 질의
[키워드] 36조, 선출원주의, 청구범위, 판례노트 p.55 16-2번 확대된 선원, 선원 관련 기타 논점
[대상] ox문제집 p.17 61번
61번. 甲은 2006.7.20 특허출원을 하였고 조기공개신청을 하지 않았다. 그 후 2006.10.20 적법하게 분할출원하였고, 분할된 출원의 발명의 상세한 설명에는 a라는 기술적 사상이 포함되어 있는데 乙이 2006.9.20 a를 특허출원한 경우, 乙은 a에 대하여 특허를 받을 수 없다.
[참고]
1) 법령
제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
제42조(특허출원)
② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
2) 판례노트 p.56
'특허법 제36조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 ~ 위 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'과 나중에 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'을 대상으로 하여 대비 판단하여야 할 것이다. (判 2002후1973)
[질의]
36조 1항은 위의 참고 판례와 같이 특허청구범위 간의 비교인데,
문제 지문은 발명의 상세한 설명이라고 되어있습니다.
명세서는 발명의 설명과 청구범위를 이르는 말(42조 2항)로, 발명의 설명과 청구범위는 별개의 것임이 분명한데 그렇다면 위의 지문으로는 선출원주의에 의해 특허를 받을 수 있는지 없는지의 여부를 판단할 수 없는 것이 아닌가요?
Comment List
붙자님의 댓글
붙자 Date:조현중님의 댓글
조현중1. 저는 변리사입니다....
1차 공부할 때 변리사와 같은 수준일 수는 없습니다...
당연히 저도 1차 공부할 때는 아무 것도 몰랐습니다.
또한 제가 강의를 하게 된 이유가
강사님의 강의를 불신해서
수강생들이 불신하지 않고
전적으로 신뢰할 수 있는 강의를 제공하자입니다.
즉 저는 공부할 당시 변리사님이신 학원 강사님의 학원 강의조차도 불신하는 정도였기 때문에...
특허법을 아무 것도 모르고 운 좋게 합격했습니다...
2. 존속기간은 무조건 출원일입니다.
국내우선권주장출원도 출원일부터 20년입니다... 우선일부터 하시면 큰일납니다...
3. 법령의 본질이나 배경은 기본강의, 판례의 배경은 중급강의에서 언급해드리고 있습니다.
일단은 그 정도를 알고,
조문을 반복 회독하는 것이 최선입니다.
조문을 반복 회독하다보면 추가적인 해석이 가능하게 될 것입니다.
반복 회독을 해보시기 바랍니다.
아울러 조문특강자료에 조문의 이해를 돕기 위해
각각의 조문을 연결시키는 필기자료들이 있습니다.
이것도 보면 도움이 많이 될 것입니다.
4. 그리고 나머지는 기출문제나, 제 모의고사문제를 보면서 이렇게 질문하세요.
질문과 답변으로 상당히 많은 것을 얻을 수 있습니다.
강의는 한정된 시간이 있다 보니까
모든 법령에 대한 본질을 언급할 수 없습니다.
그래서 이렇게 질문과 답변이 필요한 것입니다.
특히 남의 질문도 많이 참고하세요.
추가적인 실력의 향상에 있어서
여기 게시판의 질문과 답변 글이 엄청난 도움을 줄 것입니다.^^
잘 하고 있습니다.
걱정하지 말고,
지금처럼 보완하면 됩니다.
걱정하지 마세요.
일단 놓친 것이 있지 않을까하는 염려가 있어 문제가 필요하다면
기출문제 -> 제 모의고사 -> OX 또는 객관식
이 순서로 중요도를 잡고 공부하세요.
아무래도 제 모의고사는 모두 제가 출제했기 때문에
OX 나 객관식보다
문제나 해설의 질이 좀 더 좋습니다.
괜찮습니다.
원래 이렇게 질문과 답변을 통해 실력을 추가해 나가는 것이 정상입니다.
저는 이 과정을 할 수 있는 강사님을 만나지 못했으나,
질문자한테는 제가 그 강사가 되어 주겠습니다.
지금처럼 OX 보면서 질문하세요.
다만 OX 질문할 때 제가 해설편으로 보고 있으니
페이지 수를 해설편으로 올려주면 고맙겠습니다.^^
화이팅 !!!
걱정말고,
잘 하고 있는 과정 중에 있습니다.!!
붙자님의 댓글
붙자답변 너무 감사합니다!!
그런데 모의고사는 어디서 볼 수 있나요? 따로 책으로 있나요?
조현중님의 댓글
조현중모의고사가 따로 책이 없어요...
온라인 강의로만 제공하고 있습니다...
현재 1회부터 3회까지 나갔고,
4회(또는 5회)까지 진행할 예정입니다..^^
붙자님의 댓글
붙자 Date:지적하신 대로 질문 앞으로 꼼꼼히 달겠습니다. 다른분들께도 도움될 수 있게요
조현중님의 댓글
조현중든든하네요.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
정확합니다.
이 지문의 해설은 발명의 설명에 a 가 있으니, 청구범위에도 a 가 있을 것이다라는 점을 가정한 것입니다.
그런데 위 가정은 지문에 나타나 있지 않으니
해설에서 선출원주의는 삭제해 주시기 바랍니다....
선원지위는 선출원의 청구범위에 기재된 발명에 발생하고,
확대된 선원지위는 선출원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명에 발생하며,
명세서는 발명의 설명 + 청구범위이고,
발명의 설명과 청구범위는 다르며 구분하는 것이 맞습니다...
정확합니다...
조현중님의 댓글
조현중 Date:해설을 아래와 같이 읽어주시기 바랍니다...
"분할출원은 원출원의 최초로 첨부된 명세서와 도면의 범위 내에서 해야 한다. 즉 적법한 분할출원에 a가 기재되어 있다는 것은 2006년 7월 20일의 원출원에도 a가 기재되어 있다는 의미가 된다. 따라서 원출원과 분할출원 사이인 2006년 9월 20일 乙의 출원에 기재된 a는 甲의 2006년 7월 20일 특허출원으로 인하여 확대된 선출원주의에 위반되어 거절될 것이다. 또는 2006년 10월 20일자 甲의 분할출원의 청구범위에 a가 기재되어 있다면, 원출원일로 선출원의 지위가 소급되는바 乙의 출원은 甲의 분할출원으로 인해 선출원주의 위반으로 거절될 수도 있다."