[본 판례의 참고점]
특허무효심판에서 기재불비와 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외적용이 쟁점 중 하나가 된 사건임.


[주요 판시사항]
특허법 제30조 제1항 제1호의 경우는 발명자가 자신의 이름으로 발명을 공개한 경우에만 적용되는지 여부(소극)


[주요 판결요지]
1. 구 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하라고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.
그런데 물건의 발명의 경우는 그 발명의 실시라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.


2. 이 사건 특허발명의 설명은 알란토인, 디포타슘글리시리제이트 및 부틸렌글라이콜로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 피부보습제를 함유하는 것이 입술에 충분한 보습력을 제공하기 위한 것이라고 기재하고 있고, 알란토인, 디포타슘글리시리제이트 및 부틸렌글라이콜을 모두 포함하는 실시례를 제시하고 있다.
알란토인, 디포타슘글리시리제이트 및 부틸렌글라이콜은 널리 알려진 피부보습제 성분이고, 이 사건 제1항 내지 제5항 발명에서 피부보습제로서 역할 하는 것에 불과하므로, 통상의 기술자가 실시례로 제시되지 않는 다른 6 가지 피부보습제 조합에서도 동일한 작용효과가 발생할 것임을 충분히 예측할 수 있다.
(즉 일부 성분의 조합에 관한 목적효과를 확인한 실시예만 명세서에 기재되어 있지만, 청구범위에 청구한 다양한 조합에 대한 목적효과 또한 위 실시예와 유사할 것을 통상의 기술자의 인식으로는 실시예가 없어도 충분히 예측할 수 있으므로 이 사건의 경우는 일부 실시예만 기록되어 있기는 하나 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않는다는 취지임)


3. 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.
따라서 구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.


4. 이 사건 특허발명의 설명은 이 사건 제1항 내지 제5항 발명에 대응되는 사항을 기재하고 있고, 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 구성성분의 조합이 모두 나타난 실시례가 목적한 효과를 갖는다고 기재하고 있다.
(이 사건 판결도 개인적으로 애매하다 생각되는데, 위에 "대응되는 사항을 기재하고 있다" 까지는 특허청구범위에 기재한 발명의 구성을 발명의 설명에 기재하기만 했으면 특허법 제42조 제4항 제1호의 위배는 아니다로 보인다.
그러나 그 이후 문구는 모두 특허법 제42조 제3항 제1호 판단 방식과 유사하다. 이 같이 여전히 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단은 특허법 제42조 제3항 제1호와 유사하게 진행하기도 한다.)


5. 특허법 제30조는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 발명[특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명]에 해당하게 된 경우(다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다)에는 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다고 하고, 그와 같은 공지 예외의 적용을 받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다.
이러한 특허법 규정은 종전에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업통상자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표와 같은 특정 형태의 발명의 공개에 대해서만 공지 등 예외의 적용을 허용하던 규정을 완화(해설: 참고로 구법에서는 공지예외적용을 받는데 제한요건이 있었다)하여 출원공개나 등록공고된 경우를 제외하고 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 기한 모든 형태의 발명의 공개에 대하여 공지 등의 예외 적용을 허용함으로써 자유로운 연구결과의 공개를 촉진하고 연구활동 활성화 및 기술축적을 지원하고자 하기 위한 것이다.


따라서 특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.
나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.


[코멘트]

저쪽 제 과거 게시판에 있는 판례인데, 중요하다고 생각되어 가져옵니다.

공지예외적용과 관련하여 살펴볼 의미가 있는 판결이라 생각됩다. 다만 특허법원 판례이므로 1 차 시험에 출제하기는 곤란할 것입니다.


1. 첫째 특허법 제30조 제1항 제1호는 다음과 같이 규정되어 있습니다.
"특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우."


이에 대해 심사기준은 다음과 같이 언급한 부분이 있습니다.
"공개자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자임을 증명하여야 한다. 공개자가 출원인이나 발명자와 상이한 경우에는 발명의 공개시에 공개자가 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이라는 사실 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인으로부터 승계 받은 사실을 증명할 수 있는 서류에 의하여 증명하여야 한다."


다만 심사기준은 아래와 같은 문구도 있습니다.
"특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 의한 공지예외주장규정을 적용 받기 위한 공개 행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개 행위 뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 위뢰하여 제3자가 공개하는 행위나 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 허락(묵시적 허락을 포함한다)을 받아 인용하는 공개행위 등을 포함한다."


그리고 본 판결은 특허법 제30조 제1항 제1호에 의한 발명의 공개 가운데 "특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여" 를 다음과 같이 해석했습니다.
"특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다."


위와 같이 평가한 이유는 공지예외적용을 허용하는 규정의 취지를 고려했다고 합니다. 즉 자유로운 연구결과의 공개를 촉진하고 연구활동 활성화 및 기술축적을 지원하고자 공지예외적용 요건을 엄격하게 운용할 명분이 없다고 본 것입니다.


공지예외적용 절차의 취지를 생각하면, 이와 같이 유연하게 규정을 운용하는 것이 타당하다고 생각됩니다.
당장 미국의 경우는 공지예외 적용을 받기 위해 우리나라나 일본 등에서 요구하고 있는 취지 기재나 증명서류 제출 등의 절차적인 사항을 요구하고 있지 않다고 합니다. 절차적인 미흡함으로 인해 공지예외적용을 허용하지 않는 것은 출원인에게 지나치게 가혹한 면이 분명 있습니다. 절차적인 미흡함은 순간적인 실수로 언제든지 발생 가능한 것이기 때문입니다. 순간적인 실수에 대한 제재는 제3자에게 피해가 발생하는 사항이 아니라면 엄격할 실익이 없다 생각됩니다.


2. 둘째 특허법 제30조 제1항 제1호에 따라 공지예외적용을 받기 위해서는 특허법 제30조 제2항에 따라 출원서에 취지기재하고 증명서류를 제출하여야 합니다.


출원서에 취지기재할 때에는 실무상 공개형태와 공개일자를 각각 기재하도록 되어 있습니다.
다만 특허청에서는 위 공개형태와 공개일자는 특허법 제30조 제2항에 따른 취지기재로 보지 않고 특허법 제30조 제2항에 따른 증명서류에 포함될 내용으로 봅니다. 구체적으로 심사기준은 아래와 같이 안내합니다.
"특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수 회에 걸쳐 공개한 경우 모든 공개행위에 대해서 공지예외의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 각각의 공개행위에 대하여 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차를 밟아야 한다.
다만 특허법 제30조 제2항에서 말하는 '취지 기재' 란 '공지예외의 적용을 받고자 한다' 라는 취지 자체의 기재를 의미하고 반드시 출원서에 해당 공지 사실을 특정해야만 취지 기재를 했다고 보는 것은 아니다. 따라서 출원시 출원서에 (출원서 서식의 공지예외적용 박스에 체크해서) 공지예외주장의 취지를 표시한 경우에는 출원서에 공지사실을 구체적으로 기재하고 있지 않더라도 출원일부터 30일 이내에 공지를 증명할 수 있는 서류를 제출하면 그 공지에 대하여 공지예외를 인정받을 수 있다."


정리하면 특허법 제30조 제2항에서는 특허법 제30조 제1항 제1호에 따른 공지예외적용을 받기 위해서는 출원일 전에 공개한 행위 일체에 대해 각각 공개형태와 공개일자 등을 증명서류로 제출할 것을 요구하고 있습니다.


다만 하나의 공개는 인용 등의 형식을 통해 반복된 후속의 공개를 유발할 수 있고, 출원인 입장에서 자신 또는 자신의 의사에 기해 공개한 행위가 사후적으로 어느 곳에서 인용하여 어떻게 공개되었는지를 명명백백히 확인하고 인지하는 것은 현실적인 곤란함이 있기 때문에 심사기준은 아래와 같이 이 부분에 대해 유연하게 운용했습니다.
"한편 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 증명서류의 제출을 생략할 수 있으며"


"여기서 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개란 특허법 제30조 제1항 제1호에 해당하는 특정한 하나의 공개행위와 밀접한 관련이 있는 공개로 서로 불가분의 관계에 있는 것으로서 예로 다음과 같은 것들이 있을 수 있다.
2이 이상 소요되는 시험, 시험과 시험당일 배포된 설명서, 간행물의 초판과 중판, 원고집과 그 원고의 학회발표, 학회발표와 그 강연집, 학회의 순회강연, 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등
또한 연구결과에 따른 발명에 관하여 하나의 학술적인 발표 행위가 있는 경우에는 이러한 공개는 그 하나의 학술적인 발표 행위에 한정된 것이 아니라 복수회의 학술적인 공개가 후속될 수 있는 상태를 예정하고 있는 것이므로, 동일한 발명의 다른 학술적인 발표 행위와도 밀접불가분의 관계에 있는 것으로 간주하여, 최초의 학술적인 발표 행위에 대하여 적법한 공지예외주장 절차를 밟았으면 동일한 발명에 관한 이후의 학술적인 발표 행위들에 대해서도 공지예외의 효력이 미치는 것으로 본다"


본 판결도 위 심사기준의 태도와 마찬가지로 다음과 같은 설시를 합니다.
"특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다."


참고로 위 판결문구 중 출원서에 기재된 발명의 공개 행위란 전술한 바와 같이 실무적으로 출원서에 공개형태와 공개일자를 기재할 것을 요구하는데 이를 일컫습니다.


3. 본 사건의 경위를 정리하면 다음과 같습니다.


원고(무효심판청구인)은 다음과 같은 주장을 했습니다.
"2013. 11. 18. 제품출시행위에 대해서만 특허법 제30조에 따른 공지예외주장을 하였을 뿐, 2013. 11. 14. 배포된 한국경제TV 신문기사, 2013. 11. 22. - 2013. 11. 26. 동안 30여 차례 불특정 다수인에게 전성분을 공개하기 위해 발송된 메일에 대해서는 공지예외주장이 출원절차상 없었다."


"나아가 이 사건 공지는 특허권자인 주식회사 뉴앤뉴가 아니라 제3자인 주식회사 옴니아에 의해 행해진 것이어서 특허법 제30조에 따른 공지예외가 적용될 수 없다."


위 원고(무효심판청구인)의 주장에 대한 특허심판원 및 특허법원 판결은 다음과 같습니다.
"출원인은 2013. 11. 28. 이 사건 특허발명을 출원하면서 2013. 11. 18. 제품출시에 대해 특허법 제30조 제1항에서 규정하고 있는 공지예외주장을 하면서, 같은 날 이를 증명할 수 있는 서류로서 제품포장 사신, 한국경제TV 웹페이지 기사, 주식회사 옴니아 웹페이지를 제출하였다."


"2013. 11. 14. 배포 한국경제TV신문기사, 2013. 11. 22. - 2013. 11. 26. 동안 30여 차례 불특정 다수인에게 공개는 증명서류가 제출된 바 없으나, 2013. 11. 18. 제품출시공지와 밀접불가분한 관련이 있는 것에 해당하므로, 증명서류 생략할 수 있는 부분이다."


"특허법 제30조 제1항 제1호에 의한 공개행위는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개 행위뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 제3자가 공개하는 행위나 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 허락(묵시적 허람 포함)을 받아 인용하는 공개행위 등 제3자의 공개행위를 포함한다.
주식회사 옴니아는 특허권자인 주식회사 뉴앤뉴와 밀접한 관계에 있는 자이므로, 주식회사 옴니아에 위한 공개도 공지예외규정을 적용받을 수 있다."


위 특허심판원 및 특허법원의 태도는 과거 심사기준에도 간접적으로 시사되어 있는 부분이었기는 하지만, 이와 같이 판례를 통해 확인됨으로써 보다 명확해졌다 생각됩니다.