조현중 특상디
[질의] [문제] 기출문제 50회 19번 질의
[키워드] 기출문제50회19번, 2010후2740, 2009후1897
[19번 3번지문]
- 선택발명으로서 진보성이 있다고 하려면 선택발명에 포함된 여러 개의 하위개념들 중 하나 이상의 하위개념이 선행발명이 갖는 효과와 이질의 효과 또는 양적으로 현저히 우수한 동질의 효과를 가지고 있어야 한다.
[2010후2740]
[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.
[2009후1897]
1. 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다( 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).
질의 사항
문제에서 '하나 이상의 하위개념' 이 부분이 틀린것으로 볼 수 있는 건가요?
판례에서도 '모두가' 라고 명시 되어있어 그 부분이 틀린 것으로 추정 되는데..
만약 이 부분이 틀리다면, 왜 그렇게 되는건지 이해가 되질 않습니다.
위의 그림과 같이 29조1항 각호의 공지된 발명에서 선택된 a3, a4 모두가 이질적인 효과 또는 양적현저한 효과를 갖고 있어야 하는 건가요?
2009후1897 판례에서 진보성의 판단은 전체로서 구성의 곤란성을 따져야 한다고 하였는데 위 사안에서
만약 a3은 진보한 효과를 갖고 있지 않지만, a4와 결합으로 인해 이질적인 효과 또는 양적현저한 효과를 전체로서 갖게 되어도 진보성이 부정되는지 궁금합니다.
감사합니다.
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. '하나 이상의 하위개념' 이 틀린 부분입니다.
청구범위가 range 이면 그 range 에 속하는 모든 발명이 신규성, 진보성이 있어야 특허를 받을 수 있기 때문입니다.
2. 이것을 A+B 와 같은 결합발명 논리로 생각하면 안 됩니다.
이것은 a3 + a4 의 발명이 아니라,
a3 또는 a4 의 발명입니다.
각각 별개의 발명인데 하나의 range 로 묶은 것입니다.
따라서 여기서 '결합' 이란 단어가 나오면 안 됩니다.^^
강의시간에 필기하면서 A+B 라고 한 것과, A, B 라고 한 것은 다른 상황입니다.
말 그대로 A+B 는 A 의 구성과 B 의 구성이 결합된 발명이고,
A, B 는 A 또는 B 인 것이지 A 와 B 가 결합된 것이 아닙니다.^^
(독서실 사전 접수 중에 있습니다.. 계단식 좌석도 있습니다.. 많은 관심 부탁 드립니다..)