조현중 특상디
[질의] [기출문제집] 47회 17번
[키워드] 기출문제집 47회 17번문제 3번보기 (p.40)
특허출원인이 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하는 한편, 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 사실이 있다면 위 분할출원된 발명은 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 볼 수 없다. (→보아야한다.)
[질문내용]
안녕하세요 조현중 변리사님.
위에서 "분할출원한 사실을 의식적으로 제외한 것으로 보아야 한다"는 말의 의미가 정확히 와닿지 않아서 질문을 올리게 되었습니다.
수업에서 배운 바로는... 실무에서 특허가 다 죽어버릴 위험부담을 좀 덜기 위해서 분할출원을 많이들 하신다고 하셨는데요.
만약에 저렇게 분할출원 한 사실을 의식적으로 제외된 것으로 보아야 한다고 하면...
제한해석이 허용되지 않는 위와 같은 특허요인을 판단하는 과정에서
분할출원을 해봤자 거절이유가 될 만한 사유들이 치유되지 않아
결국은 거절되는 것 아닌가..? 그럼 분할출원을 하는 아무런 이득이 없는 것 아닌가..? 하는 궁금증이 들었습니다.
다시 정리해서 말씀 드리자면..
원출원이 A,B인 특허를 거절결정을 피하기 위해 A와 B로 각각 분할한 경우
A의 분할출원 한 사실을 의식적제외라 보아 이를 제한해석하는 것은 허용되지 않기 때문에
결국 A는 거절결정 되는 것인가...?
그리고 분할한 B는(거절이유가 있을 것 같아 분할한..?) 어떻게 되는 것인가..? 하는 것입니다.
항상 친절한 답변 감사합니다..!! ㅎㅎ
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 의식적 제외의 명분부터 생각하시면 좋습니다.
특허 받기 유리하고자 어떤 발명을 보호범위에서 의식적으로 제외하였습니다.
그럼 특허 받고 나서도 그 발명을 보호범위에 포함시켜달라고 주장하지 말아야 한다는 논리입니다.
민법상의 금반언을 채용한 태도입니다.
원출원에서 특허받기 위해서 거절이유로 지적된 발명을 삭제보정했습니다.
그럼 이 발명은 원출원이 특허되었을 때 원출원의 특허권의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것으로 봅니다.
질문하신 것은 그냥 저 내용에 위 삭제한 발명을 분할출원했다 정도만 얹어진 내용입니다.
2. 분할출원하는 것이 아무런 이득이 없는 것 아닌가가 아니고, 분할출원했으면 그 발명을 어떻게라도 등록이 될 수 있도록 최선의 노력을 다해봐야죠.^^
최선의 노력을 다했는데도 안 되면 거절결정확정인 것이고,
그런데 분할하지 않고 원출원에 포함시켜 놓으면
원출원 발명 중 거절이유가 없는 것까지 다 거절결정될 수 있자나요.
그래서 분할출원하고 별도로 최선의 노력을 다하는 것이지요.
만약 분할출원한 발명이 특허등록되면,
이것으로 특허권행사하면 되는 것이고.
질문내용을 보면 정확하게는 모르겠습니다만 무엇인가 이해하고 있는 바가 꼬인 듯한 느낌도 있는데,
위 답변 먼저 참고해 보세요.^^
화이팅!!!
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