조현중 특상디
[질의] [법령] 특허법 제55조 질의
내용: [키워드] 특허법 제55조, 국내우선권 주장 보정
[대상]
제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.
③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.
⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우
⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.
[질의]
국내우선권 주장 보정에 관해서 생각하다가 문득 질문이 생각났는데요
55조 7항에서 1년 4개월 이내에 우선권 주장을 보정할 수 있다고 했는데,
만일 이중우선을 회피하기 위해서, 국내 우선권 주장을 추가하는 경우에 최선출원일부터 1년 4개월안에 우선권주장을 추가하는 보정을 하면 되는 것인가요? 하지만, 그렇게되면 실질적으로 55조1항1호에서 선출원일로부터 1년이내에 출원해야 한다는 규정을 어기게 되어.. 국내우선권 주장기간이 4개월 연장되는 꼴인 것 같은데요.. 그럼 최선출원이 국내출원인 경우에는 최선출원일부터 1년안에 우선권주장을 추가하는 보정을 해야 하는 것인가요?
(p.s 특허법에서 선생님을 만나게 되어 항상 감사하고 있습니다. )
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 그렇죠. 이중우주를 피하기 위해서는 모든 기초출원을 우선권주장하는 것이 좋습니다.
2. 선출원일부터 1년 이내에 출원해야만 하죠.
만약 선출원일부터 1년이 지났다면 그것은 우선권주장추가 못합니다.^^
3. 최선출원일부터 1년 4개월이 무슨 의미냐면,
우선권주장출원할 때 그 당시에도 우선권주장이 가능한 출원이 있었습니다.
즉 출원일부터 1년 이내에 출원한 선출원이 있었습니다.
그러나 우선권주장을 안 했습니다.
그것을 추가하고 싶으면 최선출원일부터 1년 4개월 이내에
우선권주장추가절차를 밟으라는 것입니다.
즉 1년 4개월은 우선권주장추가절차를 밟을 수 있는 기간이지,
우선기간인 1년과는 전혀 거리가 있는 내용입니다.
예를 들어서 2016. 3. 3 X 출원, 2016. 5. 4. Y 출원이 있을 때
2017. 2. 13. Z출원하면서 Y 출원을 기초로 국내우선권주장을 했습니다.
그런데 X 출원에 대해서도 우선권주장을 하고 싶은 것입니다.
이 경우 X 출원에 대해 우선권주장을 추가하려면
최선출원일부터 1년 4개월인
2016. 3. 3. 부터 1년 4개월인 2017. 7. 3. 까지
우선권주장추가절차를 밟기 위해 필요한 서면인
보정서를 제출하면 됩니다.
당연히 위 X 출원은 국내우선권주장이 가능한 1년 이내의 출원이므로
우선권주장추가가 가능한 것이고요.
화이팅 !!!
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