조현중 특상디
[질의] [ox. ch2. 80번] 질의입니다.
[키워드] 특허법 제 42조 4항 2호(ox, 80번)
[대상]
제42조(특허출원)
⓶ 제 1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명 청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부
하여야 한다.
⓸ 제 2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하"청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어햐 하며, 그 청구항은 다음 각호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀있을 것
[질의]
1) ox 80번. [의약의 용도발명에 있어서는 그 작용효과(의학적 효과)에 대한 객관적인 기재가 명세서 기재의 필수적인 요건이므로, 발명의 설명에 특허청구범위를 이루는 발명의 작용효과에 대한 기재가 없다면 명세서의 기재불비에 해당한다.(O)]
라고 되어있는데, 제가 궁금한점은, 일반적으로 생각했을때는 이 지문이 당연히 맞습니다. 허나 제가 판례강의를 회독하던중 42조 4항 2호부분에서 발견한 판례(2007후5215)에서,
기존의 청구항 [ 의약용도 ; 물질 + (질병+약효) 조성물 ] 을 이렇게 기재하야 했었다면,
새로운 방식의 청구항 [물질 + 약리기전 조성물]을 이렇게 썼을 때, 과거의 경우 약리기전만 쓰면 안밝혀진 약효의 권리범위도 인정하는꼴이 되어, 특허를 안줬는데 지금은 약리기전을 통해 효력을 알 수 있다면 특허를 준다고 알고 있습니다.
그래서 80번에 대해 궁금한점은 효과가 아닌 약리기전의 작성을 통해, 42조 4항 2호만 극복할 수 있는것인지, 아니면 약리기전만의 작성을 통해 효과를 '유추'하거나 '알 수 있는경우' 명세서기재불비, 즉 42조 3항 1호의 거절이유도 극복할 수 있는지 궁금합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
간단합니다. 청구범위를 어떻게 작성하였건
약리기전이 밝혀져 실험결과를 작성하지 않더라도 의약적 효과를 알 수 있는 경우가 아닌 이상
의약적 효과에 관한 구체적인 기재가 기재되어 있어야 합니다.
그렇지 않으면 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배됩니다.
특허법 제42조 제4할 제2호는 조금 다른 쟁점인데,
청구범위에 약리기전으로 의약용도를 밝힌 경우도 같습니다.
그 의약적 효과를 이론적으로 파악할 수 있는 경우가 아닌 이상,
의약적 효과에 관한 실험데이터 등 구체적인 기재가 있어야
특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되지 않습니다.
질문하신 두 쟁점은 조금 방향이 다른데,
특허법 제42조 제4항 제2호에서 약리기전만으로 의약적 효과(의약용도)를 기재해도 되는가는
그 약리기전을 보았을 떄 의약적 효과를 명확히 이해할 수 있는가의 내용이고,
특허법 제42조 제3항 제1호에서 실험데이터 등 구체적인 기재란 실험결과 없이도 의약적 효과를 이해할 수 있느냐의 문제로서 실험결과 없는 한 의약적 효과를 알 수 없다면 꼭 실험결과가 발명의 설명에 기재되어 있어야 한다는 내용입니다.^^
그리까 의약적 효과가 있을 떄 가급적 그것을 질병+약효로 기재하고, 약리기전으로 기재하면 문제가 될 수도 있고, 안 될수도 있고가 특허법 제42조 제4항 제2호 관련 쟁점이고,
청구범위에 질병+약효로 기재했건 약리기전으로 기재했건
어떠한 화합물이 의약적 효과를 나타냄을 실험 없이도 알 수 있냐 없냐로서 없으면 발명의 설명에 그 효과를 나타냄을 입증하는 실험데이터 등을 기재해야 한다가 특허법 제42조 제3항 제1호 관련 쟁점입니다.^^
그러니까 다른 말로 표현하면
약리기전만으로 그것이 어떠한 질병에 어떠한 효과를 나타내는지를 알 수 있냐가 제42조제4항제2호
위 효과를 나타냄을 실험결과로 입증하지 않아도 당연히 알 수 있냐가 제42조 제3항제1호^^
#2007후5215 #약리기전 #제42조제3항제1호 #제42조제4항제2호
참치김밥님의 댓글
참치김밥변리사님 친절한 답변 감사드립니다!