조현중 특상디
[질의] [판례]권리남용의 항변, 무효의 항변
[키워드] 판례노트54번, 기출문제53회16번, 권리남용항변, 무효의 항변, 2010다95390, 2012후4162
[대상]
1.2010다 95390 (판례노트 54번)
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.
특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다.
이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.
2.2012후 4162 (판례노트 54번)
(다수의견)진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인 심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다.
(반대의견)이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
[질의]
위 판례들을 정리하고있는데 맞게 정리하고 있는건지 궁금해서 질의 드립니다.
1. 권리남용의 항변과 무효의 항변은 특허발명에 무효사유가 있다는 항변을 한다는 점에서 본질은 같은 것이지만,
침해소송에서는 권리남용의 항변이라는 용어를,
권리범위확인심판에서는 무효의 항변이라는 용어를 쓰는,
명칭에 있어서만 차이가 있을 뿐이다 라고 생각하면 될까요?
2. 권리범위확인 심판에서 무효의 항변
결론적인 부분만 본다면 아래와 같은 흐름으로 생각해도 되는건지 궁금합니다..
권리범위확인심판 → 무효의 항변 → 특허발명에 신규성 무효사유 판단 가능 → 보호범위 부정 → 불속심결
권리범위확인심판 → 무효의 항변 → 특허발명에 진보성 무효사유 판단 불가능 → 보호범위 부정할 수 없음 → 본안에서 권리범위 속하는지 심리 후 심결(2012후4162 다수의견)
권리범위확인심판 → 무효의 항변→ 특허발명에 진보성 무효사유 판단 가능 → 보호범위 부정=유효특허x
→ 각하심결 (∵권리범위확인심판은 유효특허를 전제로 하는 심판) (2012후4162 반대의견)
3. 권리범위확인심판vs침해관련민사소송
권리범위확인심판 → 무효의 항변 → 특허발명에 신규성 무효사유 판단 가능 → 보호범위 부정 → 불속심결
침해소송 → 권리남용의 항변 → 특허발명에 신규성,진보성 무효사유 판단 가능 →(보호범위부정?) → 권리남용에 해당되어 허용되지 않음.(기각판결?각하판결?) (2010다 95390)
마찬가지 흐름으로 권리범위확인심판과 침해관련민사소송을 비교해 보면 위와 같고,
침해소송에서는 특허발명에 신규성,진보성 무효사유 있는지 심리 가능하고 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백한 경우, 침해금지청구는 권리남용에 해당되어 허용될 수 없다라고 판시하고 있습니다.
침해소송에서도 권리범위확인심판과 마찬가지로 보호범위가 부정되는건가요?
(2010다 95390 판례에서 보면 보호범위를 부정할 수없다고 판시한 배치되는 판결을 변경한다고 나와 있긴하지만..확실하게 하기 위해서 질문드립니다.)
소송의 결론에서 기각판결이나 각하판결중 하나가 나올 것 같은데..기각판결이 나오는건가요?
(침해가 아니라는 기각판결이 나올것 같지만,
2012후 4162 반대의견처럼 침해소송 또한 유효특허를 전제로 한다면 유효특허가 아니어서 소의이익이 없다고 보아 각하판결이 나올 수도 있겠다는 생각이 얼핏 들었습니다.
무효심판에 의하지 않고는 당연 무효라고 할 수 없으므로 기각판결이 나오는건가요..??)
(다시 판례를 보니 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되는 것은 아니라고 하여 각하될것 같지는않지만..
판례에서는 권리남용에 해당되어 허용되지 아니한다, 기출문제 53회16번ㄴ지문에서는 권리남용에 해당되어 인용되지 않는다 라고만 나와있고 기각판결인지 각하판결인지 명확하게 없어서..혼란스럽습니다.)
이와 관련된 질문들을 검색해보았지만..이해가 명확하게 되지 않았고
시험에 직접적으로 관련되어 있는 것 같지도 않지만...
이해차원에서 질문드리니 이해 부탁드립니다..
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
독서실 관리로 인해 답변이 늦어져서 죄송합니다..
1. 아니요.^^
그것은 꾸며내기 마련인데,
명칭 또한 그렇게 나눌 필요 전혀 없습니다.
간혹 몇몇 2차 강사님들께서 그렇게 설명하신다고 들었습니다만,
판례를 보시면 전혀 그렇게 언급하지 않습니다.
예컨대 제 판례노트의 권리범위확인심판사건의 특허법원 판결도 보시면
무효항변의 명분을 권리남용에서 이끌어 오고 있음을 알 수 있습니다.^^
전혀 그렇게 나눌 필요 없습니다.!!
그렇게 나누고 있지도 않습니다.
본 게시판에서 검색해보시면 다수의 관련된 질문들이 있을 거에요.
참고해 보세요.^^
2. 어 이거 뭔가 위험해 보이는데^^
어디서 보셨어요^^?
제 중급강의 수강하셨으면, 제 강의대로 정리하는 것이 좋겠는데...^^
이렇게 정리하면 됩니다.
권리범위확인심판 -> 진보성 무효항변 불가 -> 이유는 무효심판역할과 중복되기 때문임
다만 위 논리는 두 가지 모순이 있음
첫째는 신규성 무효항변은 가능하다고 하는데, 이것도 무효심판역할임
둘째는 침해에 관한 민사소송은 제한 없이 가능한데, 이것도 무효심판역할 아닌가 싶음
이에 대해 첫째 견해는 반박을 못했고, 둘째 견해는 민사소송은 일사부재리가 아니라 기판력이기 때문에 무효심판역할은 아니라고 하는데, 이것도 말이 안 됩니다. 민사소송에서 무효사유가 있다고 판단하면, 그것을 배척할 심판원은 실무적으로 거의 없기 때문입니다.
결론은 진보성 무효항변은 권리범위확인심판에서 못함
그러나 논리가 모순됨이 있어 비판 받고 있음
이렇게 답안지에 서술하면 그만입니다.^^
3. 침해소송에서 특허무효사유있음을 주장하면 보호범위 인정하지 않아서 비침해 판결 받습니다.
지금 정리가 뭔가 위험해보입니다.^^
2차 강의를 수강하시는 것 같은데,
여기 게시판에 같은 취지의 질문들에 대해 답변한 내용이 있습니다.
그것 보시고 제 답변대로 정리하셨으면 좋겠습니다.^^
그리고 갑자기 각하 얘기가 튀어 나오면 안 됩니다.^^
참고해보세요.^^
화이팅 !!!
여기 게시판에서 검색어를 2012후4162로 해서 찾아보세요.^^
#2012후4162 #무효항변 #권리남용항변