조현중님의 댓글

안녕하세요.^^
독서실 관리로 요즘 답변이 늦어졌습니다..
죄송합니다..


1. 날카로운 질문인데 이 부분에 대해서는 논란이 많습니다.
일단 실무적으로 청구항별 포기는 가능하며 이견이 없습니다.
다만 청구항별 이전은 불가한 것으로 보고 실무에서도 없습니다.
이 부분이 일본 특허법을 참고한 것으로 알고 있는데, 이에 대해 일본도 아래와 같이 해설하는 듯 합니다.
"각 청구항 별로 특허권을 포기한 경우에도, 그 청구항에 대한 특허권의 소멸은 등록이 효력발생 요건임을 명확히 하고자 하는 것이다. 특허권의 이전, 처분의 제한은 각 청구항 별로는 되지 않으므로 관계가 없다. "

즉 특허법 제215조에서 특허법 제101조 제1항 제1호를 언급함은 특허권을 청구항별로 포기할 때 청구항별로 포기 등록이 되어야 효력이 발생함을 강조하기 위함이지, 청구항별로 이전이 된다는 의미는 아닌 것으로 해석합니다.

일단 청구항별로 이전은 불가하다고 봐도 좋습니다.
청구항별 이전이 가능하다고 해버리면 혼란이 발생할 수도 있습니다.
예컨대 독립항과 종속항이 있을 때, 종속항을 타인에게 이전할 경우, 그 종속항에 해당하는 발명에 대한 독점권은 독립항의 권리자가 갖는지, 종속항의 권리자가 갖는지 애매해지기 때문입니다.

아무튼 청구항별 이전은 불가하다고 보면 되고, 처분의 제한은 글쎄요 큰 논점은 없습니다..^^

제 사견은 일본 특허법을 해석하는 위 견해를 참고해서 언급했습니다.^^

2. 청구항별로 포기할 때도 당연히 하위 권리자의 동의는 받아야 할 것 같습니다.
그리고 설정등록된 특허를 청구항별로 포기하는 것은 설정 등록 후에 임의의 시기에서 등록신청서류를 제출하면 됩니다.
참고로 특허법 제215조의2 는 특허권을 포기하는 것이 아니고, 설정등록 되기 전에 출원을 포기하는 것입니다.^^


이해해 보시고 추가 궁금한 점 있으면 질문해주세요.^^
화이팅 !!!


#제215조 #제215조의2 #청구항별포기