조현중 특상디
[질의] [판례]2000후1177
[키워드] 특허법 제62조, 제63조, 판례노트 20번
[대상] 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것 (2000후1177)
[질의] 2009후2371과 2007후3820과 비교한 제 생각이 맞는지 궁금합니다.
2000후1177판례 굵은글씨 아래부분을 보면,
'그리하여 특허심판원이 다시 심리를 하는 경우에 그 심리과정에서 원고에게 신규성이 없다는 거절이유통지를 하여 출원발명을 보정할 수 있는 기회를 부여한 후에 이 사건 출원발명의 신규성 유무를 판단하는 것이 상당하다' 라고 나와있는데
이 부분에서 2009후2371이 설시하고있는
'우선권주장 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권 주장은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로~'와 동일한 취지라고 생각하는데 그 이유는,
심리할 때 반드시 신규성을 심리해야하므로 신규성이 인정 되는데도 인정되지 아니한다고 하여 진보성을 심리한 것에 위법이 있다 ▶ 즉, 2007후3820과 비교해서, '거절이유중에 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어있다고 하더라도~'라는 부분이 위 두 판례에는 적용될 수 없다
왜냐하면 2000판례에서는 신규성다음 진보성을 심리해야하고
2009판례에서는 우선권주장 인정여부를 판단한 후 다른 거절이유를 판단해야하기 때문이다
(순서가 정해져있기 때문이다)
로 같게 보아도 되나요??
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Comment List
훤님의 댓글
훤 Date:안녕하세요? 변리사님께서 답변다시기 전에 참고하실 내용을 적어드리겠습니다.
1. 2000후1177 판례
1-1. 심사, 심판단계에서는 진보성 위반 거절이유통지만을 하였고, 법원단계에서 신규성 위반 거절이유를 발견한 경우입니다. (판례 전문에서 "이 건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 이 사건 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는..." 라는 부분에 대해서는 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 진보성이 없다고 여겨지는 이 아닌지...)
1-2. 특허법원은 신규성 위반과 진보성 위반은 별개의 거절이유를 구성하는데 이제껏 진보성 위반 거절이유통지만을 하였을 뿐, 신규성 위반 거절이유통지를 한 적이 한 번도 없으므로 원심결을 유지할 수 없다고 합니다. 대법원은 이러한 특허법원의 손을 들어주었습니다.
2. 2009후2371 판례
2-1. 사안은 우선권주장불인정으로 인하여 거절이유가 발생한 경우입니다. 2015년 3월 선출원, 2016년 2월 후출원(국내우주 수반)하였는데, 2015년 5월 공지된 선행기술로 인하여 후출원이 거절된 사안입니다. 그런데, 법원단계에 이르기까지 우선권주장불인정을 전제로 하여 진보성 위반 여부만 판단하였을 뿐, 우선권주장불인정 취지 및 이유를 통지한 적이 없었습니다. 따라서 대법원은 "우선권주장불인정으로 인하여 거절이유가 발생한 경우에는 우선권주장불인정의 취지 '및' 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하여야 한다."고 합니다.
3. 2007후3820 판례
3-1. 심판단계까지 청구항 제1항에 대한 진보성 위반 거절이유만을 문제삼다가, 법원단계에서 제1항이 진보성 위반되었는지 여부는 판단하지 않은 채 청구항 제27항(심사단계에서 보정으로 청구범위에 추가된 청구항입니다.)에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유만으로 심결을 취소해 버린 사안입니다.
3-2. 심사, 심판단계에서 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았더라도, 특허법원에서 제1항에 대한 진보성 여부를 판단하지 않은 채 제27항에 대한 거절이유통지가 없었다는 이유만으로 심결을 취소할 수 없습니다.
3-3. 새로운거절이유(=일부), 기통지거절이유(=메인)
일부가 포함되어 있더라도, 메인이 극복되지 않았으므로, 거절결정은 여전히 적법합니다.
4. 다시 말씀드리면, 사안이 다른 판례들이라 적용 여부를 어떻게 결정해야할 지는 잘 모르겠습니다. 첫째 판례는 거절이유는 각각 별개의 것으로서 각각 구체적으로 통지되어야 한다는 것이고, 둘째 판례는 우선권주장불인정도 거절이유의 일부를 구성한다는 것이고, 셋째 판례는 기통지거절이유를 여전히 극복하지 못하였으므로, 새로운 거절이유가 발견되었고 그에 대한 거절이유통지가 없었더라도 여전히 거절결정은 적법하다는 것을 말하는 것 같습니다.
틀린 부분이나, 의문이 있으시면 언제든지 말씀바랍니다!
조현중님의 댓글
조현중적극적인 참여 좋습니다.
다른 친구들의 질문에 대해서도 의견 남겨보시고,
그것이 공부에도 도움이 많이 될 겁니다.^^
바로 정답입니다.
사안이 각각 전혀 다른 판례들이기 때문에 달리 보는 것이 맞습니다.^^
GOOD
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
"대상" 에 관련 판결문 작성을 부탁합니다.^^
모든 친구들이 별도의 교재를 보지 않고서도 이 게시판 내용을 참고할 수 있게 하고 싶습니다.
많이 도와줄테니까
부탁합니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:질문 내용을 잘 모르겠습니다.^^
2000후1177 는 거절결정불복심판의 심결에 대한 심결취소소송에서의 심리범위에 관한 것입니다. 진보성만 거절이유통지했다면 진보성 위반으로 거절결정이 타당하다는 판단만 할 수 있을 뿐이지, 신규성이 없다는 이유로 거절결정이 타당하다는 판단은 할 수 없다는 내용입니다.
2009후2371 기초출원의 최명도에 기재된 발명이 아니라고 보아 우선권주장을 불인정하고, 출원일을 기준으로 신규성, 진보성 등을 심사했으면, 우선권주장 불인정에 대한 것도 통지해주고, 거절결정하라는 내용입니다.
2007후3820 은 또 다른 내용입니다.
위 3 개가 조금씩 다른 내용입니다.^^
화이팅 !!!
질문할 때는 "대상" 에 관련 법령 또는 판결문을 전부 적거나 올려주세요.^^